홍보성 문구를 상표로 사용할 때 주의점

특히 요즘들어, 단순히 ‘메이커’나 ‘브랜드’ 뿐만 아니라 ‘제품명’ 자체가 상표의 역할을 하는 경우가 많습니다. 워낙 소비자 선호와 상품 종류가 다양화되고 있기 때문인데요.

예를 들어, “Farmacy Beauty” 사의 “Green Clean Makeup Removing Cleansing Balm” 과 같은 경우 제품의 종류와 용도를 소개하는 동시에 ‘자연 친화적이면서 깨끗하게 지워준다는 느낌‘을 주는 홍보성 문구 “Green Clean” 을 포함하고 있죠.

홍보성 문구는 등록이 특히 까다로운 편입니다.

단순히 제품을 설명하는 문구

가장 흔한 상표 거절 사유는 제품을 단순히 설명하는 경우 입니다. 이런 경우, Supplemental Register에만 등록이 가능합니다.

참고로, 해당 회사(Farmacy)의 “Green Clean” 상표 등록을 TESS에서 찾아보면 끝에서 두번째 항목에 Register SUPPLEMENTAL 이라고 써 있음을 발견하실 수 있습니다.

Supplemental Register 는 사실 진정한 의미에서 상표 등록이라고 보기 어렵고, 오히려 ‘가등록’에 가깝습니다. 궁극적으로 Principal Register 로 가기 위한 교두보로 보시면 됩니다.

물론, 실질적인 상표법 보호 아마존 브랜드 레지스트리 등록을 위해서는 Principal Register 에 등록되어야 하죠.

등록이 어려운 경우

추가로 제품 설명을 정확하게 하지 않을 경우에는 Supplemental Register 에 조차도 등록이 안될 수 있는데, 소비자를 기만하거나 오해의 소지가 있을 경우 입니다.

예를 들어, “Obama Book Club” 같은 이름은 미국 전 대통령 오바마를 연상시킬 수 있어서 등록이 안됩니다. 물론 실제로 오바마 대통령이 만든 북클럽이라면 문제가 없겠죠.

현실적으로는 제품의 성격이나, 특징, 원자재 등에 관련한 이슈가 더 많습니다. 예를 들어, Silk로 만들지 않은 제품에 Silk 라는 문구를 포함시키면 등록이 거절될 수 있습니다.

물론 이를 잘 피해가는 방법도 있습니다.

우선 예외적인 경우는 두유로 유명한 SILK 입니다. 이렇게 실제 비단(Silk)이 제품과 관련됐다고 생각하기 어려운 제품이라면 Silk 는 오히려 독창적인 상표가 되겠죠.

반대로 정면으로 돌파하는 방법으로 문제가 되는 문구 (Silk) 대신 유사한 문구 (Silky) 를 사용할 수 있습니다. 얼핏 비슷하게 들리지만 “Silky” 는 ‘비단 같다’는 의미이므로 엄격히 말해서 기만이나 잘못된 설명은 아니기 때문입니다.

또 다른 방법은 애초에 오해의 소지를 없애는 방법입니다. 실제로 송아지(CALF) 가죽이 아닌 인조 가죽으로 만든 제품이지만 “COPY CALF” 라는 문구를 사용할 수 있었던 예가 있습니다.

가짜를 뜻하는 카피캣(Copy Cat)이라는 말을 흉내낸 언어 유희라는 주장을 법원이 받아들였기 때문입니다.

A. F. Gallun & Sons Corp. v. Aristocrat Leather Prods., Inc., 135 USPQ 459 (TTAB 1962).

덧붙이자면

항상 그렇듯이 상표법은 소비자의 주관적인 인식을 많이 고려하기 때문에, 딱 떨어지는 답이 있는 것이 아니라 소비자 선호, market, 제품의 특성과 용도 등 여러가지를 고려해야만 정확한 결론에 도달할 수 있습니다.

따라서, 상표를 정하실 때 해당 분야 제품이나 마케팅 전문가 뿐 아니라 법률 전문가의 조언도 꼭 참고하시기 바랍니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사