미국 상표, 어떨때 혼자 DIY 해야할까?

미국 상표 등록은 본인이 직접 혹은 미국 변호사를 통해 진행 가능합니다. 본인이 미국에 거주하고 있지 않다면, 반드시 미국 변호사를 통하도록 되어 있지만 불과 몇 년되지 않은 다소 국수주의적 규정이죠.

상표 등록을 본인이 직접할 수 있는 이유 중 하나는 미국 상표법의 “사용 주의” 때문으로, 실제 상표권은 “사용”에 의해서 발생하고, 상표 등록은 부동산 등기와 비슷한 개념입니다. 본인이 이미 가지고 있는 권리를 직접 등기할 수 없다면 말이 되지 않겠죠.

하지만 스스로 혼자 상표 등록을 하기 위해 출원서를 제출했다가 일처리가 잘못되거나 등록이 거절되면, 중복 비용이 발생하고 시간 낭비를 하게 됩니다.

따라서, DIY 를 하면 좋은 경우와 아닌 경우를 함께 알아보겠습니다.

먼저 DIY를 했을 때 발생할 수 있는 문제점에 대해 생각해 볼까요.

먼저, 절차 상의 지연과 과다한 비용의 발생을 꼽을 수 있습니다.

아무래도 처음 상표 등록을 진행하려다 보면, 실수도 할 수 있고 아무리 꼼꼼히 적어도 부족한 점이 있을 수 있겠죠. 일단, 실수가 발견되면 특허청의 심사관은 반드시 거절 의견서(Office Action)를 내게 되어 있습니다.

이렇게 거절이 한번 발생하면, 아무리 본인이 빨리 대응을 해도 수개월의 지연은 피할 수가 없습니다. 게다가 거절 의견서에 대한 대응 의견은 반드시 서면으로 제출해야 하므로, 이 단계에서 DIY를 포기하고 전문가의 도움을 청하게 되는 경우가 많은데요.

당연히 문제의 발생을 애초에 피하는 것이 비용적으로나 시간적으로 이익이 됩니다.

다음으로 상표 자체에 문제가 있는 경우 입니다.

상표법에 친숙하지 않은 상태에서 선택한 이름이나 로고는 아무래도 거절 확률이 높을 뿐 아니라 등록된 후에도 강력한 보호를 받기 어려운데요. 물론 법적으로 훌륭한 이름이 반드시 상업적으로 성공할 확률이 높은 이름은 아니지만, 적어도 등록을 해두어도 큰 도움이 되지 않는 이름은 피해가야겠죠.

이름이나 로고를 잘못 선정하게 되면, 이후 큰 손해가 발생할 수 있습니다. 다른 업체와 분쟁에 휘말리게 되는 최악의 경우를 피하더라도, 법적으로 보호를 받지 못하게 되거나, 이후 더 나은 상표로 브랜딩을 하게되면 그동안 해온 투자나 노력이 물거품이 되버리겠죠.

그렇다면 어떨 때 전문가의 도움이 필요할까요?

상표를 정할 때 당연히 구글이나 네이버 등으로 검색을 먼저 해보시겠죠. 이렇게 인터넷 검색을 통해 유사한 상표가 발견되면 본능적으로 변호사를 찾게 됩니다. 꼭 철자가 똑같거나 발음이 비슷하지 않아도 소비자가 혼동 할만한 유사성이 존재하면 상표권 침해가 될 수 있기 때문이죠.

이렇게 상식적으로 쉽게 알 수 있는 경우를 제외하고도 자주 문제가 발생하는 경우가 있습니다.

Standard Character (문구)

상표를 등록할 때 특수문자를 포함하는 영어 알파벳을 이용하여 등록하는 방법과 로고 이미지를 등록하는 방법이 있는데, 전자를 바로 standard character mark (이하 “문구 마크”) 라고 합니다. 후자는 special form mark (“특수 형태 마크”) 가 되죠.

특수 형태 마크에 비해 문구 마크가 조금 더 사용 범위가 넓을 수 있는데요. 그 이유는 문구 마크는 글자의 형상이나 색상, 디자인 등에 구애받지 않고 사용할 수 있기 때문에, 유행이 변하거나 기술의 발전 등으로 로고 이미지를 변경하고 싶을 때, 상표 등록을 그대로 유지하면서 상표 리뉴얼이 가능하기 때문입니다.

조금 더 포괄적인 보호를 받는 이 문구 마크는 아무래도 거절 가능성도 높은데요. 반면에 출원시 변호사 비용은 특수 형태 마크가 더 높을 가능성이 높습니다. 아무래도 문구 마크가 서류적으로는 더 간단하기 때문이고, 이 때문에 문구 마크를 원하실 경우에는 변호사를 찾는게 조금 더 유리하다고 볼 수 있씁니다.

상표를 누가 사용하는지

개인 사업자가 사용하는 상표라면 소유권에 대한 이슈는 별다를게 없습니다. 개인 명의로 할지 법인 명의로 할지 정도가 이슈가 되겠죠. 하지만 상표권에 다양한 이해관계가 있다면 소유권에 대한 이슈가 불거질 가능성이 큽니다.

특히, 상표의 경우 소유권자가 반드시 상표를 달고 판매될 제품/서비스에 대한 통제/지배력을 행사해야 하기 때문에, 이는 단순히 이해 당사자 간의 분쟁이 아니라 상표 등록 요건에 대한 이슈가 됩니다.

따라서, 다양한 이해 관계가 얽혀 있다면 전문가와 상담을 받아 보시는게 좋습니다.

제품과 서비스가 다양한 경우

상표 등록에 대해 조금만 살펴보셨다면, 상표 등록은 국제분류(international class)에 따라 이루어진 다는 점을 아실 겁니다. 상표등록 관련 정부 수수료/관납비 (government fees) 는 국제분류 당으로 계산되고, 이에 따라 다양한 제품과 서비스에 대해 상표를 등록하시게 되면 그 비용이 하나 할 때에 비해 배수가 됩니다.

이에 대해 사전조사를 하시려면 USPTO’s trademark ID manual 를 이용하시면 좋습니다. 판매하려고 하는 제품이나 서비스의 이름을 검색해 보면 관련 아이템의 Term ID 를 확인할 수 있는데, 이 때 앞 세자릿수가 바로 국제분류를 나타냅니다.

등록해야할 국제분류가 너무 여러가지일 경우, 관납비에 비해 변호사 비용은 상대적으로 작아지고, 반대로 지연이나 추가 비용이 발생할 경우에 대한 리스크는 몇배가 되겠죠.

특별한 의미가 있는 상표

상표에 특별한 의미가 있는 경우, 예를 들어 인명이나 지명, 외국어, 전문용어 등을 상표에 사용하시는 경우, 보충 서류가 필요한지 꼭 확인하셔야 합니다.

물론 상표 출원서 (application) 양식에 포함되어 있는 내용이지만, 보충 서류가 필요한지 안한지 여부는 확인하지 않고 넘어가기 쉬운데요. 따라서, 상표에 조금 특별한 의미가 있는 경우에는 조금 더 잘 알아보시고 신경을 쓰시거나, 전문가의 도움을 받으셔야 합니다.

결론

이상으로 미국 상표 등록을 혼자, 스스로 DIY 할 경우, 주의해야 할 사항을 알아봤는데요. 미국에 주소가 있으시거나 영어로 읽고 쓰는데 큰 불편함이 없으실 경우, 혼자서 상표 등록하기 결코 불가능하지 않습니다.

다만, 단순히 조금 돌아가는 것이 아니라 오히려 변호사를 고용했을 때 보다 비용은 더 들고, 결과는 더 좋지 않는 경우는 피해야겠죠. 단순히 위에 열거한 내용만 조심하시면 문제가 없다고 말씀드리지는 못하지만, 위에 열거한 내용에 해당한다면 문제가 발생할 확률이 매우 높다는 점 꼭 염두에 두시기 바랍니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사

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