미국에서 특허 받기: 첫 걸음

“시작이 반”이라는 말이 있죠. 그만큼 한번도 해보지 않은 일에 첫 걸음을 내딛기가 쉽지 않습니다. 미국 특허 받기 위해 가장 먼저 무엇을 해야 할까요?

흔히들 제품을 새롭게 출시하게 되면 특허를 낼 생각은 하시지만, 특허가 정확히 무엇을 보호하는지는 모르고 계신 분들이 많습니다.

특허, 무엇을 보호하나?

일단 특허를 받을 수 있는 “대상”은 쉽게 말하면 물건과 장치, 방법으로 나눌 수 있습니다.

  • 물건이라 하면 형체가 있는 모든 것을 포함할텐데요. 예를 들어, 새로운 기능성 화장품을 개발하셨다면, 해당 화장품의 독특한 제형, 성분, 첨가물, 조성비 등을 보호하기 위해서 특허를 출원 할 수 있습니다.
  • 장치도 마찬가지로 물건이지만 구분해 보았는데요. 화장품의 경우, 독특한 용기나 바르는데 사용하는 도구 등이 해당됩니다.
  • 방법은 말 그대로겠죠. 만약 화장품을 만들거나, 포장하거나, 개봉하거나, 사용하는 방법이 기존과 다르고 특별함이 있을 경우, 이에 대해 특허를 출원할 수 있습니다.

사실 위의 세가지는 설명을 위해서 제가 임의로 나눈 분류인데, 특허법문에서 규정하는 분류 또한 굉장히 포괄적 입니다. 때문에 오히려 특허의 대상이 될 수 없는 것에 집중하는 것이 더 효용이 있다고 할 수 있는데, 이러한 예외에는 추상적인 아이디어, 자연 법칙 그리고 자연 현상이 있습니다.

기존 제품과 얼마나 달라야 특허를 받을 수 있나?

사실 신제품이라는 것이 세상에서 듣도 보도 못한 것인 경우는 드물죠. 보통 기존 제품을 조금 개선하거나, 다른 나라에서 유행하는 제품을 들여오거나, 다른 분야에서 사용하는 기술을 도입하거나 하는 식으로 신제품이 탄생합니다.

흔히 화젯거리가 되는 특허는 아무래도 엄청난 과학적 발견이거나 획기적인 제품이 많기 때문에 진입장벽이 높을 것이라 생각하시는 분들이 많은데요. 사실은 아주 약간의 개선이나 발상의 전환도 충분히 특허로 보호 받을 수 있습니다.

따라서, 기존의 제품과는 차별화된 신제품이라면 무엇이든 특허를 낼 수 있다고 볼 수 있는데, 오히려 “낼 수 있는 것”과 “내면 좋은 것”의 구분이 중요합니다.

어떨 때 특허를 내야 좋은가?

위에서 설명드린대로 거의 무엇이든 새로운 점이 조금이라도 있다면 특허는 받을 수 있습니다. 하지만 그렇다고 모든 신제품에 대해 특허를 내는 것이 권장되지는 않는데, 크게 세가지 이유가 있습니다.

첫째로, 비용입니다.

특허는 단순히 제품 샘플과 함께 신청양식을 제출하여 받을 수 있는 것은 결코 아닙니다. 특허 출원 시에는 그 기술적 배경 뿐 아니라 해당 기술을 실현하는 방법을 상세히 구술하여야 합니다. 이를 통해 대중에게 제품의 안팎을 100% 공개하고 그에 대한 대가로 일정한 독점기간을 보장받는 것이 특허입니다.

물론 간단히 reverse engineering 이 가능한 경우, 다시 말해 한번 써보거나 뜯어보면 쉽게 모방이 가능한 경우, 기술 공개에는 큰 거부감이 없으실 수 있지만, 이 공개는 도면 및 정해진 기술방식으로 이루어져야 하기 때문에 전문가의 도움이 필요한 경우가 대부분입니다.

비용에는 아무래도 변수가 많겠지만, 아무리 쉽고 간단한 케이스라도 등록까지 적어도 총 변호사 비용 약 $6,000 + 관납비 약 $1,500 (중소기업 할인 적용 후) 은 생각하셔야 합니다. 물론 출원 시 모든 비용이 발생하지는 않지만, 1차 거절 없이 바로 심사가 통과되는 경우는 거의 없기 때문에 이에 대한 대응과 특허 발행비까지 포함한 총 금액입니다.

둘째로, 시간입니다.

위에서 말씀드린대로, 한번에 심사 통과 되는 경우는 극히 드뭅니다. 뿐만 아니라 심사가 시작되는데까지 대기 기간도 통상 16개월에서 21개월 정도로 긴 편이죠. 따라서, 현실적으로 특허 발행까지는 2년 이상 생각하셔야 합니다.

물론 특허는 출원 후 바로 Patent Pending 이라는 문구를 마켓팅이나 경고의 목적으로 사용할 수 있고, 실제로 법적 보호기간도 출원일을 기점으로 하기 때문에 결코 심사 기간 때문에 손해를 보지는 않습니다. 또한, 일단 특허가 발행되면 모든 기술적 도면이나 상세설명이 공개되는 것을 막을 수 없기 때문에, 기술 유출을 꺼리신다면 굳이 서두를 필요도 없겠죠.

하지만 제품의 생명이 짧은 경우에는 전혀 다른 얘기가 됩니다. 유행을 타거나 곧 전혀 다른 새로운 제품으로 대체될 가능성이 있는 경우에는 심사가 진행되는 중에 이미 상품성이 없어져 버려, 중간에 특허 취득을 포기하게 되는 경우도 많기 때문이죠.

참고로 이와 관련해, 일단 특허를 받아 놓으면 해당 제품을 조금 더 발전시킨 제품에 대해서는 지속적으로 보호가 가능합니다. 이러한 특허를 “blocking patent” 라고 하는데, 이 때문에 저는 항상 특허는 포트폴리오의 빌드업이 중요하다고 말씀드립니다.

주력 상품이나 제품군이 있고, 여기에 회사의 사활이 걸려있다면 특허 는 방어적(타 회사가 먼저 특허 취득하는 것을 방지)이든 공격적이든 반드시 고려해야할 전략입니다.

셋째로, 권리 범위입니다.

비용과 시간을 따져봤을 때, 충분히 투자가치가 있다고 생각되시면 그 다음으로 따져야 할 것은 권리 범위입니다.

특허가 “제품”을 통째로 보호하는 것은 아니라고 말씀드렸죠. 제형이면 제형, 용기면 용기, 사용법이면 사용법, 이렇게 독특하고 새로운 하나의 기술적 측면에 대해 특허권을 설정하게 됩니다.

이 특허권 설정에는 아주 큰 의미가 있는데, 예를 들어 나사 방식으로된 모든 플라스틱 병마개(거의 모든 PET 병에 사용되죠)에 특허권이 설정되어 있다면 이 특허의 가치는 어마어마할 겁니다.

하지만 인류가 “나사”를 사용한 기록은 수천년 전으로 거슬러 올라가 특허법이 생기기 훨씬 전이므로, 나사형태로 된 모든 병마개에 대해 특허권을 설정하는 것은 불가능 했을 겁니다.

반면에 아래의 병마개와 같이 일반적인 나사가 아닌 추가적 장치(e.g. 첫 개봉시에만 저항이 있는 봉인 장치)에 대해서는 충분히 특허권을 설정할 수 있는데요.

짧게 말씀드리자면, 본인의 발명이나 신제품이 “나사”에 해당한다면 더 고민하지 말고 바로 특허청으로 달려가시고, 위 도면과 같이 특화된 병마개라면 이러한 봉인 장치가 얼마나 유용하고 가치가 있을 지 조금 더 고민해 보시기 바랍니다.

특허를 내기로 결정했다면 다음 단계는?

특허에는 워낙 큰 가치가 있고, 제3자가 먼저 클레임하기 전에 서둘러야 할 필요가 있으며, 출원 서류를 직접 준비하기가 쉽지 않기 때문에 전문가를 찾아가는 것을 권고 드립니다.

특허 업무를 대행할 수 있는 전문가로는 특허 변호사(patent attorney)와 그 외의 특허 대행인(patent agent)이 있는데, 둘다 United States Patent and Trademark Office (uspto.gov) 에 등록되어 있으므로 확인 후 일을 의뢰하시면 좀 더 안심입니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 미국 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사

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