미국 상표—DIY로 직접 출원

미국 상표 등록은 이미 가지고 있는 권리를 등록하는 등기에 가깝습니다. 따라서, 등록을 통해 상표권이 발생하는 한국 시장과는 다르게 접근해야 합니다.

스타트업 뿐 아니라 업계에 어느정도 자리잡은 기업이라도 첫 브랜드를 출시할 때는 경험과 지식이 부족하기 마련입니다. 따라서, 당장 필요하지 않더라도 향후 미국 시장 진출 계획이 있다면 상표 출원에 대해 한번쯤 생각해 보면 도움이 됩니다.

더군다나 상표는 Do It Yourself (스스로, DIY) 등록이 가능한 경우가 많습니다. 특히 영문 문구 만으로 구성된 상표의 경우, 아래의 내용만 아셔도 큰 어려움 없이 스스로 출원부터 등록까지 가능합니다.

DIY 출원 요건

미국 거주

2019년 부터 미국에 주소지가 없는 개인 혹은 법인*은 상표 출원 시 반드시 대리인(미국 변호사)을 통해야 합니다. 참고: 한국에서 미국 상표 출원하기 – IPfever

따라서, 한국에 계신 분들은 비용 절약을 위해 조금 석연치 않지만 저렴한 인터넷 상표대행 서비스를 이용하는 경우가 발생하는데요. 반드시 아래의 내용을 숙지하셔서 DIY 하듯이 준비하시고 인터넷 상표대행 서비스를 이용하셔야 나중에 후회하지 않습니다.

*물리적으로 미국에 있지 않더라도 미국 내에 법인을 설립하여 미국 거주자가 될 수 있습니다. 하지만 미국 법인 설립을 위해서는 미국 소재 Registered Agent 가 필요하고 Registered Agent 를 서비스로 제공하는 전문 업체도 있지만 지속적으로 비용이 발생하므로 미국에 법인을 설립할 다른 이유가 없다면 추천드리지는 않습니다.

미국 내 결제 수단

당연한 얘기지만, USPTO 관납료 (정부 수수료) 납부를 위해서는 해외 결제가 가능한 신용카드 등 미국 내 결제 수단이 있어야 합니다.

그 외에도 DIY로 진행할 때의 RISK 에 대하여 미국 상표 2분 자가진단: DIY(본인) vs. 대리인(변호사) – IPfever 을 참고하시면 좋습니다.

상표 정하기

이미 상표가 결정된 상황이라도, 아직 제품/패키징을 만들어 둔 상태가 아니라면 미국법과 시장상황에 맞게 상표를 변경하는 것을 고려하시기 바랍니다. 참고: 좋은 상표/브랜드명 정하기 – IPfever

상표에도 여러 종류가 있는데, 아마존 등 온라인 플랫폼에서 판매를 계획하고 계시다면 그림이나 디자인 요소가 포함되지 않은 가장 기본적인 Standard Character Mark 가 유리합니다. Standard Character Mark 는 USPTO 에서 정해둔 기본문자 (영문 알파벳과 특수문자) 만을 포함하는 상표로 이 기본문자 목록은 Standard character set for trademarks | USPTO 에서 확인하실 수 있습니다.

참고로, 혹 상표가 그림이나 디자인 요소를 포함하더라도, 기본문자에 해당하는 부분만을 Standard Character Mark 로 등록할 수 있습니다.

상표에 대한 확신이 없으시다면 미국 상표, 어떨때 혼자 DIY 해야할까? – IPfever 에서 몇가지 정보를 더 확인하시고 다음 단계로 넘어가시기 바랍니다.

유사 상표 검색

기본적으로 이미 누군가 사용중인 상표라면 등록은 커녕 사용에도 문제가 있습니다. 따라서, 등록하려는 상표와 같거나 유사한 상표가 이미 존재하는 지 확인이 필수입니다.

일단은 구글 검색엔진으로 사전조사를 한 뒤, 미국 특허청의 상표 전자 검색 시스템 을 이용하시면 좋습니다.

구글 (인터넷 서치)

구글을 이용한 검색 요령을 간단히 소개해 드리자면, (1) 상표명 (2) 상표 + 제품의 일반명칭 (3) 상표 + 제품의 일반명칭 + 제품의 특징과 같은 순서로 검색을 확장해 나가면 좋습니다.

예를 들어, InnoBasic 이라는 상표를 인체공학적 디자인이 특징인 필기구 제품 (볼펜, 샤프, 수정액 등) 에 사용하고 싶다고 가정해 봅시다.

검색에 앞서 구글의 언어설정이 영어로 되어 있는지 확인해주세요. 구글 검색 창에서 우측 상단의 ⚙ 표시를 선택해 “설정” > “언어” > “English” 를 선택 후 “저장” 하시면 됩니다.

상표명을 Google 에서 검색

Innobasic Solutions: Home https://www.innobasic.com was launched, as an Automation as a Service (AaaS) that leverage on Robotic Process Automation to take on high-volume, tedious, manual, repetitive and error …

구글 “InnoBasic” 검색한 결과 첫번째 아이템

이미 완전히 동일한 이름을 사용중인 업체가 있네요. 다행히 “자동화”에 관련된 컨설팅을 제공하는 업체로 보입니다. 필기구와는 조금 거리가 있기에 소비자의 혼동을 가져올 가능성은 크지 않아 보입니다. 그럼에도 불구하면 똑같은 상표가 있다면 조금 차별화하면 좋겠죠.

상업적인 인상은 유지하되 inno- 를 evo- 로 바꾸고 basic 에 -s 를 추가해 EvoBasics 로 검색한 결과입니다.

Evo’s Basics – YouTube https://www.youtube.com › channel Evo’s BasicsEvo’s Basics. 1.39K subscribers. Subscribe. Home. Videos. Playlists. Community. Channels. About. Search. Info. Shopping. Tap to unmute.

구글 “EvoBasics” 검색한 결과 첫번째 아이템

구글 검색의 장점은 검색어의 유사어까지 자동으로 인지하여 검색해 준다는 점입니다. 위와 같이 Evo’s Basics 가 첫번째 검색결과로 등장했다는 것은 (1) EvoBasics 은 존재하지 않거나 (2) Evo’s Basics 가 워낙 널리 알려진 이름인 경우라고 생각할 수 있겠죠.

하지만 Evo’s Basics 은 사용하려는 EvoBasics 와는 철자 표현 방식에 큰 차이가 있고, 더군다나 무술(Martial Arts)에 초점을 맞춘 유튜버의 채널명이기에 유사한 이름의 필기구와는 문제의 소지가 적어 보입니다.

상표+ 영문명칭

일반적인 영문 명칭을 이용해 검색을 확장합니다. 볼펜, 샤프, 수정액은 각각 pen, mechanical pencil, correction fluid 라고 번역할 수 있습니다.

정확한 영문명칭을 모르실 경우에도 사전 혹은 아는 영어를 총 동원해서 검색하면 구글의 알고리즘 덕분에 가장 흔한 명칭이 검색되는 경우가 많습니다.

예를 들어, 일단 볼펜을 그대로 영어로 적어 ballpen 이라고 검색하면 더 흔히 사용되는 명칭인 ballpoint pen 의 Wikipedia 항목이 검색됩니다.

“evobasics ballpoint pen” 을 검색하면 다음과 같은 문구를 확인할 수 있습니다.

It looks like there aren’t many great matches for your search

Tip: Try using words that might appear on the page you’re looking for. For example, “cake recipes” instead of “how to make a cake.”

Need help? Check out other tips for searching on Google.

구글 “evobasics ballpoint pen” 검색 결과에 대한 알림문

물론 그 아래로 실제 검색결과도 등장하지만, 우리가 찾는 내용과는 거리가 멀죠. 구글에서 “evobasics ballpoint pen” 과 근접한 결과를 찾지 못했기에, 위와 같은 알림문이 먼저 등장하고 그 다음으로 구글이 생각하기에 가장 근접한 내용을 표시합니다.

근접한 결과가 없다니 잘된 일이죠. 다음 단계로 넘어갑니다.

추가로 제품 특징을 포함하여 검색

“evobasics ballpoint pen ergonomic design comfort grip” 을 검색하면 “Did you mean eco-basics … ?” 이라는 문구가 노출되는데요.

이 때 등장한 “eco-basics” 는 요주의 입니다. 구글 검색 시 제품 명칭, 특징 등 판매하고자 제품과 연관된 검색어를 상표와 함께 입력하면, 구글의 검색엔진은 우리가 어떤 것을 찾고 있는지 추측하게 되는데요. 그에 기반하여 우리 상표인 evobasics 가 혹 이미 알려진 특정 상표명이나 문구의 오타가 아닌지 Did you mean XXX ? 식으로 확인할 때가 있습니다.

따라서 eco-basics 라는 이름이 문구류 혹은 인체공학적 디자인과 관련되어 기존에 사용중인 상표라는 의심을 해볼만 합니다. (물론 항상 그렇지는 않습니다.)

유사명칭을 검색

Eco-basics 를 구글 검색한 결과 Eco Basics | Made from Bamboo and Recycled Material | White Magic 을 발견할 수 있었는데요. Eco Basics 는 다행히 필기구는 아닌 생활용품 브랜드인 것으로 보이지만, 만약 유사한 상품에 사용되고 있었다면 이름이 EvoBasics 와 상당히 비슷하므로 문제가 될 수 도 있었겠죠.

이렇게 추가적인 검색까지 완료하고 나면 USPTO 의 상표 전자검색 시스템 (TESS) 를 이용하여 이미 출원되거나 등록된 상표를 검색합니다.

미국 상표 등록부 검색하기 (TESS)

미국 상표 등록된 모든 상표는 미국 특허 & 상표청 (USPTO)에서 제공하는 상표 전자검색 시스템 (TESS) 를 통해 검색할 수 있습니다. 다만, 구글과 같이 똑똑한 검색엔진이 아니다보니 조금 전문적인 지식과 노하우가 필요하죠.

TESS—동일한 상표 검색

우선, 동일한 상표가 있는지는 단순히 Basic Word Mark Search (New User) 에서 “Search Term:” 칸에 evobasics 를 입력해 확인할 수 있습니다. 어찌보면 예상한 결과지만 정확히 evobasics 라는 문구를 사용한 상표는 없다고 나요네요.

No TESS records were found to match the criteria of your query.
Click on the New User Form BACK button in your browser to return to the previous TESS screen

“evobasics” TESS—Basic 검색 결과

하지만 여기서 검색을 끝내서는 안됩니다. 구글과 다르게 TESS 는 정확히 evobasics 라는 철자가 있는지만 검색하기 때문이죠. 추가적으로 유사상표를 검색할 필요가 있습니다.

일단 상표의 일부를 이용해 검색해 보면 좋습니다. 하지만 basics 의 경우 너무 많은 결과 (4,568 results as of 9/10/2021) 가 검색됩니다.

TESS—유사 상표 검색

따라서 evo 와 유사한 단어와 basics 를 함께 포함하는 상표를 검색하면 좋을 듯 합니다. 이때 사용할 수 있는 방법으로 $ 의 사용이 있습니다. $는 단어에 붙여서 해당 단어를 포함하는 모든 단어를 검색할 수 있도록 합니다. 먼저 evo$ 를 시도해 보죠.

“evo$ basics” 를 검색하면 아래의 상표가 검색됩니다.

THE THE HUMAN EVOLUTION HOLY HE ONLY LEFT YOU BIBLE BASIC INSTRUCTIONS BEFORE LEAVING EARTH™

“evo$ basics” TESS—Basic 검색 결과

Evolution 과 Basic 을 포함하기에 검색된 결과입니다. 보다시피 복수형 (Basics) 으로 입력해도 단수형 (Basic) 도 검색되지만 이는 예외적인 경우로, TESS 의 검색기능을 결코 과신해서는 안됩니다.

아직까지는 문제가 없는 상표로 보이므로, 조금 더 검색을 확장해 보죠.

다음으로 시도해 볼 수 있는 방법은 $basics 입니다. “Basics”를 검색했을 때와는 다르게 단순히 basics 을 포함하는 상표가 아닌 basics 앞에 어떤 문구가 추가되든 검색되는데 이 결과도 2,218개 정도가 되네요.

조금 줄여 보려면 e$basics 를 시도해 볼 수 있습니다. 아무래도 첫 글자가 상표의 인상에 큰 영향을 주기 때문에 e 로 시작하고 basics 로 끝나는 상표의 존재 여부는 중요합니다.


Serial Number
Reg. NumberWord MarkCheck StatusLive/Dead
190111659ENJOYBASICSTSDRLIVE
288956629EZBASICSTSDRLIVE
388531603EBASICSTSDRLIVE
4880227235741671EZBASICSTSDRLIVE
587209507EASYLIFEBASICSTSDRDEAD
6869542585121176EBASICSTSDRLIVE
785881444EZBASICSTSDRDEAD
878570908ETF-BASICSTSDRDEAD
978502777ETP-BASICSTSDRDEAD
10777122573701590EARTHBASICSTSDRDEAD
1177503751QUAKER ENERGYBASICSTSDRDEAD
1275685403EBASICSTSDRDEAD
“e$basics” TESS—Basic 검색 결과

다행히 12개만 검색되었고, 우려될 만큼 유사한 상표도 보이지 않습니다. 전문적인 검색을 위해서는 모음과 자음에 변화를 주거나 글자수를 제한하는 등의 방법으로 검색을 확장할 수 있지만, 조금 복잡할 수 있어서 여기서는 생략합니다.

TESS 검색에 대해 더 자세히 알고 싶으시면 Trademark Electronic Search System (TESS) Help (uspto.gov) 를 참고 하시기 바랍니다.

위와 같은 검색 후에도, 정말 괜찮을까 하는 불안감이 있으시다면 미국 상표 – 사전 조사 – IPfever 를 전문가에게 의뢰하시는 방법도 있습니다.

출원 준비

상표 등록에 앞서 꼭 준비해야 할 자료는 (1) 상품군 정보 (Goods/Services Identification), (2) 사용증빙 (Specimen), 그리고 (3) 첫 사용일 (Date of First Use) 입니다.

상품군 정보 (IC & ID)

상품군은 국제분류(International Class, IC)와 미국 내에서 사용하는 세부 상품군(Good/Service Identification, ID)이 있고, 두가지 모두 중요합니다.

국제분류

International Class, 즉 국제분류는 니스조약 가입국에서 공통적으로 사용하는 분류체계로, 모든 상품/서비스의 종류를 총 45류로 나누어 놓았습니다.

이 국제분류는 한국과 미국에서 공통으로 사용하므로 한국 특허정보원에서 운영하는 키프리스상품명칭(상품류)검색 을 이용하시면 편리합니다. 예를 들어, 상품명칭: “모자” 를 검색하시면 안전 모자, 수술용 모자 등 모자를 포함하는 상품 모두를 보여주는데요. 여기서 가장 적당한 상품명칭을 골라 “류” (1-2자리 숫자) 를 확인하시면 됩니다.

위 링크에 오류가 발생하면 KIPRIS 특허정보넷 특허무료검색서비스 홈페이지에서 > 지적재산권 검색 > 상표 > 우측 상단에 작은 상품명칭(상품류 검색) 버튼 이용하시면 됩니다.

미국 세부상품군

US Identification 은 한국으로 치면 “상품명칭”에 해당합니다. 즉, 안전 모자나 수술용 모자 등의 명칭입니다. 미국 특허청에서도 키프리스와 마찬가지로 검색서비스 (Trademark ID Manual) 를 제공합니다.

간혹 상품명칭을 검색하다 보면, 조금 포괄적인 것과 세부적인 것을 놓고 갈등하게 될 수 있는데요. 예를 들어, 아래와 같이 수 많은 모자에 대한 세부분류가 존재합니다.

자, 만약 털모자에 부착할 상표를 등록한다면 Hats 와 Fur hats 중 무엇을 선택해야 할까요? 간단히 말하자면, 상표의 사용처를 가장 적절히 설명하는 분류를 선택하시면 됩니다. 만약 모피를 취급하는 회사에서 만든 모자라면 향후에도 모피가 아닌 모자를 판매할 가능성이 없으니 fur hats 를 선택하시는게 맞겠죠.

하지만 모자 전문 회사이고, 이번에 나온 털모자에 부착한 상표를 등록한다고 합시다. 그렇다면 해당 상표가 향후 다른 품목에도 적용이 가능할지 생각하셔야겠죠. 만약 털모자에만 특화하실 생각이라면 fur hats 라고 하시면 되겠지만, 아무래도 브랜드가 인기가 좋아지면 다른 모자에도 적용할 가능성이 높겠죠. 따라서, hats 가 조금 더 적절하다고 볼 수 있겠습니다.

참고로 Trademark ID Manual 이나 키프리스에서 ID5* 라고 표시된 상품명칭 혹은 ID 는 5개 주요 국가에서 통용되는 세부상품군으로서 상품명칭 하단의 영문표기를 미국 ID Manual 에서도 발견하실 수 있습니다.

*미국과 한국에 모두 등록할 예정이시라면 세부상품군은 ID5 중에서 선택하시면 좋습니다.

사용증빙 (Specimen)

사용 증빙은 대부분의 경우, 상표가 인쇄된 제품(제품포장) 사진 1장으로 족합니다. 원칙적으로는 각각의 세부상품군에 대해 모두 사용증빙이 필요하지만, 출원 시에는 국제분류 당 1개 씩만 제출해도 무방합니다.

법적으로는 제품에 상표가 물리적으로 부착만 되어 있으면 되기 때문에, 종이에 상표를 프린트해 풀로 붙여도 사용증빙이 될 수 있습니다. 물론 마커를 이용해 손으로 쓴다고 문제될 이유가 없죠. 하지만 그렇다고 해서 실제로 판매중인 제품이 아닌 제품 사진을 제출하는 등 허위사실이 있으면 등록은 언제든 취소될 수 있습니다.

꼭 상품사진이 아니여도, 예를 들면 아마존 리스팅의 스크린샷도 사용증빙이 될 수 있습니다. 이 경우, 제품 자체에는 상표가 표시되어 있지 않더라도, (1) 상품제목/소개에 상표가 포함되어 있고, (2) 이를 실제로 구매할 수 있는 수단(구매 버튼이나 전화 주문 전화번호)이 마련되어 있으면 됩니다.

웹페이지의 스크린샷를 사용증빙으로 제출할 때에는 “인터넷 링크 주소”와 “해당 스크린샷을 저장한 날짜” 정보를 함께 표기해야 합니다.

첫 사용일 (Date of First Use)

미국에서 상표에 대한 권리는 기본적으로 상표를 사용하면서 발생합니다. 이렇게 발생한 권리를 등기하는 개념이 미국의 상표등록이죠.

따라서, 첫 사용일은 권리가 발생한 날짜이고, 타인에 대한 우선권 날짜가 되므로 중요한 날짜입니다. 그러므로 제3자와 분쟁이 발생할 경우에 대비하여 첫 사용일을 “증명 가능한 가장 빠른 날짜”로 기입하는 것이 중요합니다.

그렇다면 첫 사용일은 어떻게 증명할까요?

  • 해당 제품이 미국에서 실제로 판매가 이루어졌다면, 그 판매기록으로 첫 사용일을 증명할 수 있습니다.
  • 해당 제품이 아직 미국에서 판매가 이루어지지 않았다면, 미국 내에 수입통관된 날짜 (상표가 제품에 인쇄되어 수입되었다는 가정) 가 첫 사용일이 될 수 있습니다.

하지만 출원 시에는 증명 서류는 필요없고, 날짜만 잘 기재하면 됩니다.

출원서 작성

출원서 작성은 변호사든 아니든 똑같이 Trademark Electronic Application System (TEAS) 라는 전자출원시스템을 통해 할 수 있습니다. 출원서는 TEAS Standard 와 TEAS Plus 중에 선택할 수 있는데, 대부분의 경우 TEAS Plus 를 이용해 비용을 절약할 수 있습니다.

따라서, 먼저 Index of all TEAS forms | USPTO 에서 TEAS Plus 양식을 선택합니다.

USPTO.gov 계정 만들기

첫 출원이시라면 USPTO.gov 계정을 만드셔야 합니다. 이메일 주소를 기준으로 생성되는 계정이며, 무료이고, 전화번호가 필수 입력사항이지만, 꼭 미국 전화번호를 입력할 필요는 없습니다.

단, 이메일 주소는 정확히 입력하셔야 합니다. 계정 생성 시 확인 이메일이 가고, 이후 이중 보안 (two-factor verification) 을 선택하시면 접속할 때 마다 보안코드가 발송됩니다.

참고로, 계정을 만드신 후에는 my.uspto.gov 에서도 TRADEMARK FORM FINDER 를 이용해 손쉽게 TEAS Plus 양식을 발견하실 수 있습니다.

TEAS Plus 첫화면

1. Is an attorney filing this application?

양식을 제출하는 사람이 변호사인지 묻고 있습니다. 자동으로 Yes가 선택되어 있으므로 No로 바꾸어 주셔야 합니다.

2. [OPTIONAL]

컴퓨터에 저장되어 있는 양식을 불러올 것인지 물어보고 있습니다. 혹시 양식을 기입하셨는데 막상 제출하려고 보니, 확인해야 할 것이 있다던가 비용을 결제할 준비가 안되어 있거나 할 수 있겠죠. 그럴 때는 양식의 마지막 단계에서 기입된 양식을 저장할 수 있고, 바로 이곳에서 저장된 파일을 불러올 수 있습니다.

새로운 출원서를 시작할 때는 그냥 무시하시면 됩니다.

맨 아래의  버튼을 누르면 입력 내용이 저장되고 다음 페이지로 이동합니다. 참고로, TEAS 이용시 웹브라우져의 “뒤로가기”나 “새로고침” 버튼은 사용하시면 안됩니다.

TEAS 두번째 화면

Owner of Mark

여기에는 사업자명을 적으시면 됩니다. 개인 사업자이시면 성함을 적어주시면 되는데 성 > 쉼표 > 이름의 순서로 적으시면 됩니다. 예: Kim, Jinsoo

밑의 DBA, AKA 등은 한국의 경우 해당사항이 없을 것이고, 미국에서 사업 중이시라면 해당 사항이 있는지 이미 잘 알고 계실껍니다. 비즈니스를 하면서 assumed name 을 쓰고 계시다면 여기에 입력하시면 됩니다.

Entity Type

개인 사업자의 경우 individual 선택하시고, 바로 옆에 나타나는 메뉴를 이용하여 국적을 선택하시면 됩니다.

사업체(법인)일 경우에는 법인의 종류를 선택하고 설립등기가 된 국가를 선택하셔야 합니다. 예를 들어, 한국에 설립된 주식회사는 corporation 선택하시고 아래와 같이 non-U.S. corporation 중 Korea, South 선택하시면 됩니다.

Street Address

다음으로 주소란 입니다. 여기서 주소는 우편물을 수령할 주소가 아닌 사업자등록지 혹은 개인이라면 주민등록지를 적으시면 됩니다.

참고로, 첫번째 행의 internal address 는 무시하셔도 좋고, 도시명을 쓰는 칸은 따로 있으므로 시보다 작은 단위의 주소 전부를 Street Address 에 모두 입력하시면 됩니다.

영어주소는 통상 작은 단위부터 씁니다. 예: 13-1007 Geuma Apt. Daechi-dong, Gangnam-gu (강남구 대치동 금마아파트 13동 1007호)

City

도시명을 입력합니다. 혹 주소칸이 부족하면 이곳에 나머지 주소를 적으셔도 좋습니다. 예를 들어, 광주시는 경기도 광주시일 수도 있고 광주광역시일 수도 있죠. 따라서, 도시명에 Gwangju-si, Gyeonggi-do 라고 적어주시면 되겠습니다.

State

주를 입력합니다. 한국 주소의 경우 비워둡니다.

Country or U.S. Territory

국가명을 입력합니다.

Zip/Postal Code

우편번호를 입력합니다.

Email address

필수 입력 사항입니다. 이메일은 전체 공개되지 않으므로 스팸 등에 대한 걱정없이 주로 사용하시는 이메일 주소 입력하시면 됩니다.

나머지 전화번호 및 웹사이트 주소는 비워두셔도 좋습니다. 다만, 비워둔채로  누르시면 아래와 같은 경고문이 나옵니다.

서류 심사 중에 문제가 생기면 공식 거절통지문을 발송하기 전에 간단히 해결하기 위해 전화를 하는 경우가 있습니다. 따라서, 전화번호가 안 적혀 있으면 불이익을 당할 수가 있다는 취지의 경고문인데, 그냥 무시하시고  하셔도 문제는 없습니다.

TEAS 세번째 화면

드디어 본격적인 상표 관련 정보입니다.

이번 화면에서는 아래의 Mark type 를 구분하셔서 선택하셔야 합니다.

Standard Characters

Standard Characters 가 초기값으로 선택되어 있으므로 그대로 진행하시면 됩니다.

위에서 말씀드린 바와 같이 Standard Character Mark 가 DIY에 유리하지만, 혹 special form 에 관심이 있으시면 지난 글 TEAS 화면 3: 상표 관련 – IPfever 을 참고하시기 바랍니다.

Additional Statements

특히 한글 상표의 경우 이 체크박스를 그냥 비워두고 넘어가시면 안됩니다. 예를 들어, 디자인 요소로 한글이 있거나, 한국어를 그대로 영문으로 표시한 단어가 있으면 반드시 위의 체크박스를 클릭하셔야 합니다.

Translation

예를 들어, standard characters (문구)나 이미지에 Zahyoo-Zeedae 와 같이 국어의 영문표기가 들어가 있으면

The English translation of Zahyoo-Zeedae in the mark is Free Zone.

와 같이 입력하시면 됩니다.

Transliteration

만약 한글로 영단어가 적힌 경우가 있을 수 있죠. 예를 들어 로고 이미지에 “자유지대” 라는 한글 문구가 있으면

이렇게 입력하시면 됩니다. 문구에 별다른 의미가 없는 경우 아래 칸 이용하셔서 입력하시면 됩니다.

Transliteration 이란 결국 외국어 문자인 경우, 그에 대한 해석을 요구하는 것입니다. 예를 들어, Free Zone 이라는 브랜드가 미국에 이미 있다면 Zahyoo-Zeedae는 한글을 읽을 수 있는 미국내 소비자에게 혼란을 줄 수 있겠죠. 따라서 경우에 따라 등록이 거절 될 수 있습니다.

Disclaimer 가 필요한 경우도 있는데 주로 상품명칭이 상표에 포함된 경우입니다. 다만, 위의 translation 등과 다르게 disclaimer 는 빠뜨려도 페널티가 없고, XXX 를 disclaimer 에 포함시키라는 내용으로 거절 통지문을 발송하면, 이에 대해 서면으로 동의하기만 되므로 큰 문제가 되지는 않습니다. 더 자세한 내용은 미국 상표 Disclaimer 쉽게 이해하기 – IPfever 를 참고하시기 바랍니다.

TEAS 네번째 화면

이미 알아보신 국제분류 및 세부상품군을 입력하게 됩니다.

먼저 (1) 해당하는 상품/서비스를 선택하고, (2) 각각의 분류에 대해 상표 출원 방식을 선택하시면 됩니다.

상품/서비스 선택

먼저  를 눌러서 상품/서비스 분류를 선택하셔야 합니다.

상품/서비스 검색하기

 버튼을 누르면 검색화면으로 이동합니다. 여기서 검색창에 상품명칭을 입력하고 검색하신 후 결과 중 하나 혹은 복수를 선택하시면 됩니다.

사실 TEAS Plus 가 다른 TEAS Standard 보다 수수료가 저렴한 이유가 여기에 있습니다. TEAS Standard 에서는 자신 고유의 description 기입 후 심사관의 의견을 받을 수 있는데요. 하지만 TEAS PLUS 에서는 이미 사용 중인 상품명칭 중에서 가장 근접한 명칭을 선택하시게 됩니다.

출원근거(Filing Basis) 지정

선택한 상품/서비스 분류마다 왼쪽에 체크박스가 있는데요. 지금 아래에는 두가지 분류에 모두 선택되어 있는데요. 출원근거는 국제분류 당 하나씩 지정하셔야 하므로, 아래의 예시에서는 아래의 Section 1(a) 등의 버튼을 눌러도 다음 단계로 진행이 안되실 겁니다.

하나의 국제분류에 해당하는 상품/서비스 세부분류를 여러가지 선택하셨다면 해당하는 세부분류 전부를 체크하시고 아래의 네가지 출원근거 중 하나를 선택하실 수 있습니다.

Section 1(a), Section 1(b), Section 44(d), and Section 44(e) 은 각각 순서대로 이미 사용 중인 상표, 사용 예정인 상표, 미국 외 타지에서 이미 등록이 진행 중인 상표, 미국 외에 이미 등록된 상표에 해당합니다.

Section 1(a)
위와 같이 1(a)를 선택하시면 상표가 적용된 상품의 사용증빙(사진 혹은 스크린샷)를 첨부하게 되어 있습니다.

상품에 상표가 표기되어 있다면 상품 사진을 제출하면 되고, 상품이 아닌 서비스라면 서비스 리스팅, 광고, 웹사이트 등의 증빙을 제출할 수 있습니다.

여기서 주의하실 점은 상기 사례는 상표의 실제 사용 사실 뿐 아니라 상표가 등록하고자 하는 상표 이미지/문구 와 동일하게 사용되고 있는지를 확인하는 지표가 되기 때문에 (1) 상표와 상품/서비스간의 연계가 명확하고, (2) 상표가 정확하게 식별되어야 합니다.

그 외 Description 은 심사관에게 사례(사진)가 무엇을 보여주고 있는지 설명하시면 됩니다. 예를 들어, A photographic image of a hat with an embroidered applied-for mark 정도가 되겠죠.

1(a)는 이미 사용중인 상표이므로 최초 사용일을 입력하게 됩니다.

최초 사용일은 두 날짜로 구분해 입력합니다. 위에서 설명한 대로 인보이스 등으로 증명 가능한 날짜를 주시고, 특별한 경우가 아니라면 두 날짜 모두 동일하게 입력해 주시면 됩니다.

만약 사용 예정인 상표라면 위와 같이 1(b)를 선택하시고, I understand that … 의 체크박스만 확인하시면 됩니다.

Section 1(b)

사용 예정인 상표는 심사는 똑같이 진행되지만 심사 후 바로 등록되지 않고, 향후 실제로 사용이 이루어지면 그때 1(a)와 똑같이 사용 사례를 제출하는 절차를 거쳐 등록이 이루어집니다. 이 때, 추가 수수료가 발생하므로 현재 사용 중이라는 것을 입증할 수 있다면 미루시지 마시고, 실제 사용 후 등록하시는 편이 좋겠죠.

해외에서 이미 출원/등록을 하신 상표의 경우 44(d)나 44(e)를 선택하시고 해당하는 출원/등록 정보를 기입하시면 됩니다.

하나의 출원근거에 대한 작성이 완료되시면 아래의 Assign Filing Basis 버튼을 눌러 출원근거를 지정하신 후, 계속하여 만약 국제분류가 복수이면 각각의 출원근거를 지정하시면 되고, 그 외에도 혹 하나의 국제분류에 해당하는 복수의 세부상품군을 선택하셨다면 각각의 출원근거를 다르게 지정하실 수 있습니다. (굳이 다르게 하실 필요는 없지만 심사 진행은 이편이 오히려 수월할 수 있습니다).

모든 세부상품군에 출원근거가 지정된 후에는 Continue버튼을 눌러 다음 단계로 이동하실 수 있습니다.

TEAS 다섯번째 화면

여기서는 심사 및 등록 진행을 위한 연락처를 확인합니다.

미특허청으로부터 출원/심사/등록 을 위한 서신을 받고자 하는 주소가 이미 기입하신 출원인 정보와 다르지 않다면 그대로 입력하시면 되고, 아니라면 이 화면에서 다른 우편주소를 지정하셔도 됩니다.

예전에는 이메일 주소를 입력하고 이메일로 모든 공지를 받아보겠다는 동의가 필요했지만 (체크 박스), 현재는 예외 없이 이메일로 업무가 진행됩니다.

그럼에도 불구하고 등록증은 우편으로 발송되므로 주소는 정확히 기입하셔야 합니다.

TEAS 여섯번째 화면

이제 서명을 하시고 제출하면 됩니다.

세가지 서명 방법 중 하나를 선택하실 수 있는데요. 현재 온라인 양식을 작성하고 계신 분이 상표권자가 되실 분 즉 출원인을 대행할 권한이 있으시면 직접 sign directly 를 통해 화면의 하단에 서명하시면 됩니다.

그렇지 않을 경우에는, 상표권자 본인이나 그 외 권한이 있는 분에게 email 을 보내거나 같은 내용을 종이에 출력 후 서명을 받을 수 있습니다.

체크박스는 일단 전부 동의하시지 않으면 진행이 안됩니다. 주요 내용은 허위 사실을 기재할 경우 법적 처벌을 받는다는 내용이죠.

서명은 S-signature 형태로 하시면 됩니다. 간단하게는 /young jeon/ 와 같이 이름과 성을 “/” (슬래쉬, 키보드의 마침표 오른쪽에 있는 기호입니다) 안에 가두어서 기재하시면 됩니다. 그 옆의 날짜란은 클릭하시면 자동으로 오늘의 날짜로 바뀌게 됩니다.

다음으로 서명하시는 분의 이름과 position 을 적으시면 되는데, 아무래도 회사명의로 상표를 등록하는 경우가 많으니 Signatory’s Position은 직책이 되겠죠. 상표권자가 개인이고 직접 등록하시는 경우에는 Owner라고 적으셔도 되고, 만약 두명 이상의 개인/법인이 공동으로 소유하는 상표의 경우에는 add signatory 버튼을 사용해 서명인을 추가 할 수 있습니다.

마지막으로 전화번호는 의무기재 사항은 아니니 비워두셔도 무방합니다.

이 다음은 Continue가 아닌 Validate 누르시고, 마지막으로 내용 확인 및 결제하시면 됩니다.

출원서 제출 후

출원이 완료되면 바로 이메일로 접수증을 받아보시게 됩니다. 이 접수증에 있는 출원번호 (US Serial Number) 를 이용하여 Trademark Status & Document Retrieval (uspto.gov) 에서 심사 진행상황을 비롯해 상표등록에 관한 모든 정보를 얻으실 수 있습니다.

예를 들어, 첫 5년째 및 10년 단위로 발생하는 지속적 사용 증명 및 등록 갱신 등에 관한 정보도 TSDR 을 통해 얻으실 수 있습니다.

심사 진행

심사는 출원일로부터 3개월 후 부터 시작됩니다. 하지만 특허청의 업무량에 따라 이 기간은 더 길어질 수 있습니다.

거절 통지문 (Office Action)

심사관이 상표 등록을 거절할 수 있습니다. 거절 사유는 여러가지가 있는데, 일부 내용이 부족하거나 오류가 있는 경우는 간단히 서면으로 심사관에게 해당 사항을 설명하거나 출원서를 보정하면 됩니다. 거절 통지문에 있는 링크를 통해 전자적으로 서면을 제출할 수 있습니다.

하지만 다른 상표와의 혼동 가능성 (likelihood of confusion) 으로 거절되면 조금 골치가 아픈데요. 따라서, 미리 위에서 설명드린 방법으로 유사상표를 검색하셔서 등록이 거절되지 않도록 하시는 것이 최선입니다.

제3자의 이의제기 기간

심사관이 상표 등록에 문제가 없다고 판단하면 한달간의 공시(Publication for Opposition)가 진행됩니다.

이 공시 기간에는 누구나 해당 상표가 등록되면 자신에게 불이익이 발생할 수 있다는 이유로 상표 등록을 반대할 수 있습니다. 이 경우, 행정소송과 비슷한 절차를 통해 당사자간에 누가 우선권을 갖는지 다투게 됩니다.

등록 대기

공시가 끝나면, 1(a) 사용 중인 상표의 경우는 추가 절차 없이 등록 됩니다. 따라서, 심사에도 문제가 없고 이의제기도 없다면, 출원 후 가만히 있으면 등록까지 종료됩니다.

반대로 1(b) 사용 예정인 상표의 경우, 등록 대기 상태가 됩니다. 이때는 6개월 안에 상표를 사용하고 사용증빙을 제출해야 하는데, 이 기한은 6개월 씩 5번까지 연장 가능합니다.

물론 이렇게 심사 후 사용증빙을 제출하거나 기한을 연장하게 되면 그때마다 정부 수수료가 발생합니다.

등록 유지

등록에는 어떤 추가 비용도 발생하지 않고, 따로 제출해야할 서류도 없습니다. 다만, 최초 5년 및 10년 단위로 등록 갱신을 위해 제출할 서류와 수수료가 있습니다.

미국 상표 등록, 아무것도 모르는 상태에서도 첫 단추부터 잘 끼울 수 있도록 가능한 자세하게 적어보았습니다.

다만, 실제 출원 서류 준비와 관련해서는 TEAS form 안에서도 링크를 눌러서 도움말 (Help)을 찾아 보실 수 있기 때문에 중요한 내용만 간단히 소개드렸으니 꼭 돌다리도 두드려가면서 꼼꼼히 작성하시기 바랍니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사

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