먼저 Disclaimer에 대해 간단히 설명드리자면 상표의 일부에 대한 권리를 주장하지 않겠다는 선언이라고 생각하시면 됩니다.
주로 단순히 제품을 설명하는 문구나 이미 일반화되어 버린 명칭(예: 아스피린)이나 기호, 지역명, 단순히 정보를 제공하는 문구 등은 disclaim 되어야 하는데, How to satisfy a disclaimer requirement | USPTO 에서 더 자세한 설명을 확인하실 수 있습니다.
헌데, 실제로 출원 시 disclaimer 를 포함시키지 않더라도 Office Action 을 통해 심사관이 요구하면 간단히 이메일 등으로 수락할 수 있기 때문에, 상표 등록과 관련해 큰 문제가 되는 경우는 거의 없습니다.
오히려 disclaimer 는 이후 상표의 사용과 상표권의 행사와 관련해 중요한데요. 예를 들어, Buffalo Paradise™ 라는 스테이크 전문점이 있다고 가정해 봅시다.
먼저, Buffalo 는 판매하는 음식의 종류에 따라 단순한 설명이나 정보를 제공하고 있다고 볼 수도 있고 아닐 수도 있는데요. 만약, 채식주의 레스토랑이라면 후자이므로 disclaimer 가 불필요할 수 있지만, chicken wing 을 판매하는 음식점이라면 전자에 해당해 disclaimer 가 필요하겠죠.
채식주의 레스토랑 Buffalo Paradise®
먼저, disclaimer 가 없는 경우 입니다.
통상 상표를 등록하면, 동일한 상표 뿐 아니라 유사 상표의 사용 또한 배제할 수 있습니다. 예를 들어, 두 단어로 이루어진 상표의 경우, 한 단어가 완전히 일치해 버리면 다른 단어가 조금만 비슷해도 유사하다고 보기 쉽죠.
따라서, Buffalo Heaven™ 이라는 채식주의 레스토랑은 Buffalo Paradise®의 상표권을 침해하기 쉽습니다. 아무래도 Buffalo 라는 첫 단어가 주는 인상이 강하고 Paradise 와 Heaven 의 의미가 어느정도 통하기 때문입니다.
따라서, Buffalo Paradise®는 Buffalo Heaven™ 이라는 경쟁 업체의 영업을 금지할 수 있습니다.
치킨 윙 전문점 Buffalo Paradise®
Buffalo가 disclaim 된 경우 입니다.
Buffalo 에 대한 권리는 없다 보니, Buffalo Heaven™ 라는 윙 전문점이 생겼다 가정하면, 이 두 업체의 명칭 차이는 실제로는 Paradise 와 Heaven 의 차이가 됩니다. 이렇게 Buffalo 를 떼어 놓고 생각해 보면 Paradise 와 Heaven 간에는 차이가 클 수 밖에 업죠.
따라서, Buffalo Heaven™ 이라는 윙가게가 성업해도 이를 배제할 이렇다 할 방도가 없게 됩니다.
Disclaimer 의 제약
반대로 Paradise 에 대한 권리를 따질 때도 Buffalo를 떼어놓고 생각하는 건 아닙니다.
예를 들면 Snack Heaven™ 는 Buffalo Paradise®의 경우, “Buffalo” 와 “Snack” 의 차이가 너무 크기 때문에 Heaven 과 Paradise 의 의미상 유사성은 거의 무시될 정도로 전혀 다른 상표라고 봐야 합니다.
결과적으로 Disclaimer 는 권리 범위를 제약하지만, 결코 권리를 확장하는 쪽으로 해석되지는 않습니다.
끝으로
물론 장기간 꾸준히 Buffalo Paradise® 를 사용하거나 Buffalo Playground® 등의 연관 상표를 계속해서 추가해 나가다보면 소비자들이 Buffalo 를 고유한 식별자로 인식할 수 있습니다.
이런 방식으로 생겨난 인식을 “acquired distinctiveness” 라 하고, 이것이 인정되면 disclaimer 된 부분에 대한 권리를 후천적으로 취득할 수 있습니다. 하지만, 아무래도 예측 불가한 미래의 일이죠.
따라서, 애초 상표를 정할 때부터 제공하고자 하는 제품/서비스의 종류 및 일반적인 소비자 인식을 충분히 고려하여 Disclaimer 가 될 수 있는 단어는 되도록 피하시는 것이 가장 좋습니다.