한국에서 미국 상표 등록 시 미국 변호사 필수

금년 8월 3일 (2019.8.3) 부터 미국에 주소지가 없는 업체나 개인이 미국에 상표를 등록하려면 반드시 대리인 (미국 변호사) 을 고용해야 합니다.

8월 3일 이전에는 해외에서도 아무나 직접 미국 특허청 웹사이트(USPTO TEAS)에서 온라인으로 상표 등록을 할 수 있었는데요. (물론 이 사실을 모르고 계셨던 분도 많을겁니다.)

이번 출원 절차 상의 변경과는 상관 없이 미국 특허청 웹사이트는 사용자 편의성도 떨어지고, 모두 영문으로 되어 있어서 접근하기 어려운 면이 있습니다. 하지만 변호사에게 무조건 출원을 의뢰하기에는 비용도 만만치 않고, 때로는 변호사 자문 없이 간단히 등록하는게 더 나을 때도 있죠.

이런 경우를 위해, 한글로 된 웹 양식을 이용하여 출원에 필요한 정보를 직접 입력하면 간단한 변호사 리뷰를 거쳐서 출원 대행하는 방식으로 저렴하게 진행할 수 있는 업체들이 많이 있습니다.

예: 마크인포 글로벌, 곰마크

(저와는 아무런 관련이 없는 업체들입니다.)

예를 들어, 이미 사용하고 있는 상표를 단순히 등록만 한다면, 상기와 같은 서비스를 이용하여 미국 현지 대리인 문제를 해결할 수 있겠죠.

저도 흥미가 있어 한번 들어가 보았는데, 말 그대로 사용자가 모든 정보를 입력하게 되어 있어서, 상표에 대해 어느정도 지식을 가지고 있지 않으시면 자신도 모르게 잘못된 선택을 할 수도 있을 듯 합니다.

예를 들어, 상표가 문자 혹은 이미지인지 선택하도록 되어 있더군요.

헌데, 상표는 문자로 등록하느냐 이미지로 등록하느냐에 따라 보호범위가 달라집니다.

단순히 현재 상표 이미지를 만들어서 사용하고 있다고 해서, 이미지로 등록해야 하는 것은 아닙니다. 오히려 그럴 경우, 이미지를 조금 변경할 때 마다 재등록이 필요해지고, 궁극적으로 원하는 만큼의 보호를 받지 못할 수도 있죠.

물론 이상적으로는 이름을 정하고 사용할 로고를 다듬는 단계부터 상표 등록을 염두에 두시는게 가장 현명하지만, 이미 이름을 정했고 로고를 만드셨다면 둘중 어느것을 등록할지를 고민해 보셔야겠죠.

간단히 팁을 드리자면, 문자로 등록하시면 해당 문자가 표현될 수 있는 모든 방식(글꼴, 스타일, 색상 등)으로 보호되므로, 문자로 등록하시는게 가장 무난한 방법입니다.

따라서 이미 상표 이미지가 결정되어 있고, 항상 해당 스타일과 색상으로 사용하실 계획이더라도 문자로 등록하시는게 더 보호 범위가 넓어 유리하다고 볼 수 있죠.

물론 어떤 경우에는 문자보다 스타일이나 색상 등이 더 부각되고 특별한 상표도 있으므로 항상 정답은 아닙니다.

물론 그 외에도 고려할 사항이 많이 있는데요. IPfever 혹은 Google 에서 관련 키워드 (예: trademark considerations) 검색해보시기 바랍니다.

온라인 상표 출원 서비스, 이전에는 상기 등의 이유로 추천드리지 않았지만, 이제는 미국 내 주소가 없는 사업자/개인의 경우 불가피하게 선택할 수 밖에 없게 되었네요.

효용 면에서는 직접하시는 것과 크게 다르지 않으니 너무 큰 기대하지 마시고, 이용하실 때, 반드시 상기 외 여러가지 사항에 대하여 검색, 조사 및 고려해 보시고 적절한 선택하시기 바랍니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사