TEAS 화면 4: 상표의 분류

TEAS Plus 의 4번째 페이지에서는 특허청의 분류 시스템에 맞게 상표를 기술하셔야 합니다.

상표 등록이 처음이신 분에게는 약간 생소할 수 있지만, 굳이 말하자면 순전히 행정적인 절차이며 큰 법률적 지식을 요구하지 않습니다.

크게는 (1) 해당하는 상품/서비스를 선택하고, (2) 각각의 분류에 대해 상표 출원 방식을 선택하시면 됩니다.

Goods vs Services

먼저 를 눌러서 상품/서비스 분류를 선택하셔야 합니다.

우선 상품 (goods) 과 서비스 (services) 의 차이를 아셔야 겠죠. 상표를 어디다가 사용하실지를 생각하셔야 하는데요.

만약 음식점의 이름으로 사용할 예정이시라면 (물론 음식이라는 상품을 팔기는 하지만) 포괄적으로는 음식을 먹고 즐길 수 있는 장소와 환경을 제공하는 서비스라고 보아야 합니다. 마찬가지로 리테일도 여러가지 상품을 파는 서비스입니다.

반대로 리테일에 “글래디에이터 샴푸”를 공급하는 도매상 “글래디에이터”이라면 생각해볼 여지가 있습니다. 여기서 글래디에이터는 분명히 상품에 대한 상표이지만, 소매상의 입장에서는 글래디에이터는 상품을 공급하는 서비스를 제공하는 업체입니다.

물론 하나의 상표에 대하여 상품과 서비스 모두를 선택하여 등록하실 수 있지만, 이 경우 등록비용이 2배가 됩니다.

이유는 미특허청의 분류시스템에 가장 상위에는 International Class (국제 분류) 라고 불리우는 세자리 숫자로 된 분류번호가 있는데 상품과 서비스는 이 국제 분류가 항상 다르기 때문이죠.

예를 들어, 같은 의료 분야지만 의료기기는 010 으로 의료서비스는 044 로 구분하고 있습니다. 미특허청에서는 상표 등록 비용을 국제분류 하나당 가격으로 정해두고 있기 때문에, 국제분류가 하나씩 들어날 때 마다 출원 비용이 추가됩니다.

따라서, 불필요한 국제 분류(Class)를 추가하는 것은 좋지 않습니다.

상품/서비스 검색하기

버튼을 누르면 검색화면으로 이동합니다. 여기서 검색창에 키워드를 입력하고 검색하신 후 결과 중 하나 혹은 복수를 선택하시면 됩니다. 사실 TEAS Plus 가 다른 TEAS RF 및 TEAS 보다 수수료가 저렴한 이유도 여기에 있습니다. 보통 TEAS 에서는 자신의 Description 제출 후 심사관의 의견을 받을 수 있는데요. 만약 자신의 상품이나 서비스에 해당하는 세부 분류 (Description) 가 없지만 TEAS PLUS 를 포기하고 싶지 않으시다면, 그나마 가장 적절한 분류를 선택하는 방법도 있습니다.

위의 예에서는 Clinic 을 검색해 보았습니다. 미국에서는 doctor’s office 와 함께 가장 쉽게 찾아 갈 수 있는 의료시설을 지칭하는 말이죠. 여기서 044는 위에서 언급한 국제분류이고, 가장 우측의 TM5는 그와는 별개의 또 다른 분류체계 입니다. 여기서 보면 첫번째 Medical clinic services 는 TM5 에 Y (yes) 라고 표기된 반면, 두번째 Medical clinic day care services for sick children 은 N (no) 라고 되어 있죠.

사실 위의 검색 결과는 모두 미특허청에서 현재 사용하고 있는 세부 분류이기 때문에 무엇이든 사용이 가능합니다. 반면에 TM5라는 것은 유럽과 일본, 중국, 그리고 한국까지 합해 총 5개 국가의 상표 분류체계를 상호 호환되도록 만든 또 하나의 분류체계로써, 여기서 Y 로 표기되어 있으면 같은 세부 분류가 5개국의 상표등록 기구에 모두 존재한다는 뜻입니다.

위 5개 국가 중 하나에 추가로 상표 등록을 계획하신다면 당연히 TM5에 Y로 표기된 것을 선택하셔야겠지만, 저는 그렇지 않은 경우에도 TM5 분류에 해당하는 세부분류를 선택하는 편입니다.

간혹 세부분류를 선택하다가 보면, 조금 포괄적인 것과 세부적인 것을 놓고 갈등하게 될 수 있는데요. 예를 들어, 아래와 같이 수 많은 모자에 대한 세부분류가 존재합니다.

자, 만약 털모자에 부착할 상표를 등록한다면 Hats 와 Fur hats 중 무엇을 선택해야 할까요? 간단히 말하자면, 상표의 사용처를 가장 적절히 설명하는 분류를 선택하시면 됩니다. 만약 모피를 취급하는 회사에서 만든 모자라면 향후에도 모피가 아닌 모자를 판매할 가능성이 없으니 fur hats 를 선택하시는게 맞겠죠.

하지만 모자 전문 회사이고, 이번에 나온 털모자에 부착한 상표를 등록한다고 합시다. 그렇다면 해당 상표가 향후 다른 품목에도 적용이 가능할지 생각하셔야겠죠. 만약 털모자에만 특화하실 생각이라면 fur hats 라고 하시면 되겠지만, 아무래도 브랜드가 인기가 좋아지면 다른 모자에도 적용할 가능성이 높겠죠. 따라서, hats 가 조금 더 적절하다고 볼 수 있겠습니다.

상품/서비스 분류를 선택하셨다면, 다음으로 그 분류에 맞는 출원근거(Filing Basis)를 지정하셔야 합니다.

선택한 상품/서비스 분류마다 왼쪽에 체크박스가 있는데요. 지금 아래에는 두가지 분류에 모두 선택되어 있는데요. 출원근거는 국제분류 당 하나씩 지정하셔야 하므로, 아래의 예시에서는 아래의 Section 1(a) 등의 버튼을 눌러도 다음 단계로 진행이 안되실 겁니다.


하나의 국제분류에 해당하는 상품/서비스 세부분류를 여러가지 선택하셨다면 해당하는 세부분류 전부를 체크하시고 아래의 네가지 버튼 중 하나를 선택하실 수 있습니다.

네가지 버튼은 Section 1(a), Section 1(b), Section 44(d), and Section 44(e) 의 출원근거를 의미하는데요. 여기서 1(a)는 이미 사용 중인 상표에, 1(b)는 사용 예정인 상표, 44(d)는 미국 외 타지에서 이미 등록이 진행 중인 상표, 44(e)는 미국 외에 이미 등록된 상표에 해당합니다.

Section 1(a)

위와 같이 1(a)를 선택하시면 상표가 적용된 상품의 사례(사진 혹은 스크린샷)를 첨부하게 되어 있습니다.

상품에 상표가 표기되어 있다면 상품 사진을 제출하면 되고, 상품이 아닌 서비스라면 서비스 리스팅, 광고, 웹사이트 등의 사례를 제출할 수 있습니다.

여기서 주의하실 점은 상기 사례는 상표의 실제 사용 사실 뿐 아니라 상표가 등록하고자 하는 상표 이미지/문구 와 동일하게 사용되고 있는지를 확인하는 지표가 되기 때문에 (1) 상표와 상품/서비스간의 연계가 명확하고, (2) 상표가 정확하게 식별되어야 합니다.

그외 Description 은 심사관에게 사례(사진)가 무엇을 보여주고 있는지 설명하시면 됩니다. 예를 들어, A photographic image of a hat with an embroidered applied-for mark 정도가 되겠죠.

최초 사용일은 두 날짜로 구분합니다. 첫번째는 anywhere 두번째는 in Commerce 인데요. Anywhere 은 말그대로 아무데서나 최초로 사용한 날짜를 기입하시면 됩니다. 여기서는 인보이스 등으로 증명 가능한 날짜를 적어주시는 게 좋겠구요. In commerce는 미국법에서 말하는 interstate commerce, 즉 미국 여러 주 사이의 거래를 의미합니다. 상품 혹은 서비스가 주 경계를 넘어가는 날짜가 되는데, 수입/수출품의 경우에는 미국으로의 수입이 이루어진 시점을 기입하시면 됩니다.

만약 사용 예정인 상표라면 위와 같이 1(b)를 선택하시고, I understand that … 의 체크박스만 확인하시면 됩니다.

Section 1(b)

사용 예정인 상표는 심사는 똑같이 진행되지만 심사 후 바로 등록되지 않고, 향후 실제로 사용이 이루어지면 그때 1(a)와 똑같이 사용 사례를 제출하는 절차를 거쳐 등록이 이루어집니다. 이 때, 추가 수수료가 발생하므로 현재 사용 중이라는 것을 입증할 수 있다면 미루시지 마시고, 실제 사용 후 등록하시는 편이 좋겠죠.

해외에서 이미 출원/등록을 하신 상표의 경우 44(d)나 44(e)를 선택하시고 해당하는 출원/등록 정보를 기입하시면 되겠습니다.

하나의 출원근거에 대한 작성이 완료되시면 아래의 Assign Filing Basis 버튼을 눌러 출원근거를 지정하신 후, 계속하여 만약 국제분류가 복수이면 각각의 출원근거를 지정하시면 되고, 그 외에도 혹 하나의 국제분류에 해당하는 복수의 세부분류를 선택하셨다면 각각의 출원근거를 다르게 지정하실 수 있습니다. (굳이 다르게 하실 필요는 없지만 심사 진행은 이편이 오히려 수월할 수 있습니다). 모든 세부분류에 출원근거가 지정된 후에는 Continue버튼을 눌러 다음 단계로 이동하시면 됩니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 미국 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사