미국 상표권의 기본개념

요즘 아마존에서 창업하시는 분들은 아무리 소규모로 시작하시더라도 상표권에 관심이 많으십니다. 아마존 브랜드 레지스트리 덕분이죠. 헌데, 특히 미국에서 비즈니스를 해 본 경험이 없으신 분들은 상표권과 친숙하지 않은 경우가 많습니다.

이런 분들을 위해 어떻게 보면 “상식”이라 할 수 있는 아주 기본적인 상표권의 개념을 소개해 드립니다. 적어도 소제목이라도 훑어 보시고, 생소한 부분이 있다면 자세히 살펴보시면 좋겠습니다.

상표는 소비자를 보호하기 위해 존재합니다.

상표권은 비즈니스에게는 매우 강력하고 소중한 지적재산권이지만, 이 상표권은 소비자를 보호하기 위해 만들어졌고, 지금도 역시 소비자를 보호하기 위한 수단입니다.

풀어서 설명하자면, 소비자가 한번 써보고 마음에 드는 상품을 재구매 하는데 필요한 정보를 제공하는 것이 상표입니다. 즉, 소비자가 제품의 제조/판매자를 인식하는 수단인 것이죠.

따라서, 상표의 등록, 침해 등을 판단하는 가장 핵심적인 근거는 “소비자의 혼동”이 됩니다.

예를 들어, 아무리 브랜드 로고 디자인에 심혈을 기울여서 세상에 없던 유니크한 디자인으로 아름다운 이미지를 만들어 냈더라도, 그 이미지가 이미 존재하는 제3자의 상표와 혼동될 우려가 있다면 그 제3자의 상표권을 침해하게 됩니다.

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위의 상표는 세상에 없던 것이고 아무도 사용하지 않지만, Coca-Cola 는 미국 코카콜라의 등록 상표입니다. 따라서, 위와 같은 상표는 적어도 립밤이나 립글로스 제품에는 사용할 수 없습니다.

왜 하필 립밤이나 립글로스냐구요? 코카-콜라에서 Coca-cola 라는 “이름”을 등록한 유일한 제품군이기 때문입니다.

그렇다면 다른 분야에서는 사용이 가능할까요? 그렇지도 않습니다.

그 이유는 결국 소비자를 보호하기 위해서 입니다. 혹 다른 분야에는 등록을 안 해 두었더라도, 예를 들어 가구와 같이 전혀 상관 없는 분야라 하더라도, 소비자가 코카-콜라에서 특별히 제작하여 판매하는 제품이라고 오해할 소지가 있다면 해당 상표의 사용은 결국 소비자에게 혼란을 일으킵니다.

물론 침해라 할지라도 “가구”에 대해서는 등록 상표가 아니기 때문에 이를 적발하고 단속하기 위해서는 코카-콜라의 많은 노력이 필요합니다. 예를 들면, 경고문(Cease and desist letter)을 발송하고, 소송을 제기하는 등 비용이 많이 들겠죠.

따라서, 특히 작거나 처음 시작하는 회사의 경우는 사용할 모든 제품/서비스에 대해 상표를 등록하는 것이 유익합니다.

상표는 항상 특정 제품(혹은 서비스)과 연관됩니다.

물론 Apple (“애플”) 은 현재 컴퓨터/전자제품 업계에서 가장 가치있는 상표 중 하나이긴 하지만, 과일 가게에서 사과에 “Apple” 이라 표기한다고 해서 상표권 위반이 되면 곤란하겠죠?

대부분의 상표도 마찬가지 입니다. 한국의 “삼성” 브랜드도 애플과 마찬가지로 강력한 상표이지만, 한국에는 실제로 “삼성” 이름을 가진 여러 회사가 있습니다. 물론 이 가운데 대부분은 삼성전자의 계열사이지만, 그 중에는 우리가 알고 있는 삼성과 전혀 관련이 없는 회사도 다수 존재합니다.

그렇다면 위의 코카-콜라 상표를 음료수가 아닌 다른 상품과 연관해 사용하거나 등록할 수 있냐구요? 딱히 그렇지도 않습니다. 그 이유 중 하나는 미국의 코카-콜라는 자사의 상표를 아주 여러 상품군에 등록해 두었기 때문입니다.

“이름”을 등록한 것은 립밤, 립글로스 뿐이라고 말씀드렸죠. 하지만 실제로 상표는 “이름”으로 등록할 수도 있지만, “이미지”로 등록할 수도 있습니다. 아래의 이미지가 등록되고 실제로 사용되고 있는 코카-콜라 상표의 일부인데, 완전히 동일한 이미지의 경우, 같은 상표 이지만 다른 제품군에 대해 등록한 경우라고 생각하시면 됩니다.

그렇다면 상표를 등록할 때 무조건 모든 상품군에 등록해야 유리하지 않을까요? 다음에서 설명할 “사용”의 요건 때문에 상표는 사용하고 있는 제품/서비스에 대해서만 등록할 수 있습니다.

상표를 “사용”하셔야 등록하실 수 있습니다.

이는 미국의 상표법: “사용 주의”에서 자세히 소개한 바가 있는데요.

미국과 달리 한국에서는 일단 상표를 등록해 두면 상표권이 생기기 때문에 사용과는 아무런 상관 없이 상표 등록을 먼저 해두는 사람이 임자가 됩니다.

이 때문에 “펭수”나 백종원의 골목식당의 “덮죽” 등과 관련해 처음 해당 이름을 사용한 ‘원조’와 전혀 상관 없는 업체에서 상표를 먼저 등록해 버리는 결과가 발생하기도 하죠.

미국에서는 이런 일을 방지하기 위해, 하나의 상표가 등록되려면 반드시 공시(publication)를 거칩니다. 이 공시를 통해 정해진 공지기간(30일) 동안 상표 등록에 반대하는 사람이 이의를 제기할 수 있도록 하죠.

물론 해당 공시를 지속적으로 모니터링하지 않는 한 원조가 아닌 카피캣이 등록을 하는 경우가 발생하겠죠. 하지만 그 이후로도 적어도 수 년간은 원조가 소송을 제기하여 해당 상표 등록을 취소시킬 수 있습니다.

상표를 사용하기 전 “선출원”하실 수 있습니다.

어떤 브랜드를 개발하고 관련 제품/서비스를 준비하는데는 많은 시간과 돈이 듭니다. 만약 내부적으로 투자하고 개발하던 브랜드를 우연이든 악의이든 제3자가 먼저 사용하거나 등록한다면 타격이 크겠죠.

따라서, 미국 상표법에는 선출원 제도가 존재합니다. 이 선출원 제도를 이용하면 내가 사용할 계획인 상표에 대해 출원(application)하여 미리 심사를 받을 수 있고, 심사를 통과한 상표는 등록 대기 상태가 됩니다.

등록 대기가 된 상표는 그 후로 6개월(최대 3년까지 연장 가능) 이내에 해당 상표를 부착한 제품이나 관련 서비스를 출시한 후, 사용 증빙을 제출하면 등록됩니다.

이는 앞에서 소개한 바와 같이, 브랜딩의 사전 작업에 드는 시간과 돈이 낭비되는 일이 없도록 하기 위해 보완적인 성격을 가진 제도이며, 기본적으로는 상표는 “사용”하고 있는 제품/서비스에 대해서만 권리가 발생하고 등록할 수 있다는 점, 꼭 기억하시기 바랍니다.

    글쓴이 Young Jeon, Esq.

    시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사