상표권 분쟁–우선권

상표 등록을 원하시는 분들께 항상 드리는 말씀 중 하나가 “상표 등록은 등기와 같다” 입니다. 특허가 정부에서 부여하는 권리증서라면, 상표 등록은 이미 가지고 있는 상표권을 나라에 등록하는 일이기 때문입니다.

참고로, 간혹 상표를 사용하기 전 반드시 등록해야 한다고 믿는 분들도 계신데, 이는 잘못된 생각입니다.

예를 들어, IPfever™ 처럼 상표에 TM을 붙이는 경우를 보신 적 있으실 텐데요. 이 TM 마크는 등록이 되지 않은 상표라는 반증이기도 합니다. 등록이 되면 “IPfever®”라고 쓸 수 있기 때문이죠.

상표권은 사용할 때 발생합니다.

한국법과 조금 다른 부분이기도 한데, 미국의 상표법은 관습법을 기초로 법제화 되었기 때문에 기본적으로 상표를 등록할 의무가 없을 뿐 더러, 등록한 상표가 등록하지 않은 상표에 대해 무조건 우선권을 갖는 것도 아닙니다.

때문에 상표 출원 시에는 출원일(filing date) 외에 상표의 최초 사용일 (first date of use) 라는 것을 기입하게 되고, 이 날짜가 없으면 상표 등록도 불가합니다.

물론 선출원(ITU)제도에 익숙하신 분들은 고개를 갸우뚱 하실 수 있는데요. 이 제도에 따르면 상표를 사용하기 전 미리 상표를 출원하여 심사를 진행시킬 수 있습니다. 하지만, 최종 등록 전에는 반드시 사용 중임을 증명해야만 한다는 점 유의하시기 바랍니다.

선출원 제도를 이용할 경우에는 이후 등록이 완료되면 출원일을 기준으로 우선권이 발생한다는 이점이 있습니다.

우선권은 누구의 권리가 우선하는지를 말합니다.

원칙적으로 관련 제품/서비스에 관련하여 해당 상표를 누가 먼저 사용했느냐를 따지게 되는데요. 예를 들어, 우리가 잘 아는 햄버거 체인 “버거킹”은 1954년에 인스타-버거킹이라는 이름을 사용하기 시작합니다.

사용을 통해 우선권을 가지게 되므로, 다른 햄버거 가게는 버거킹이라는 이름을 사용할 수 없게 되었죠. 헌데 일리노이의 매툰 시에는 1959년에 문을 연 버거킹 이라는 가게가 버젓이 존재하는데요.

우선권은 해당 제품/서비스 품목 뿐만 아니라 “사용 지역”에 제한되기 때문입니다. 따라서, 아직 일리노이에 체인점이 없었고 상표 등록도 하지 않은 상태였던 1959년, “버거킹”은 일리노이의 “버거킹”에 대한 우선권을 확보하지 못했죠.

그렇다면 상표 등록은 어떤 역할을 할까요?

상표 등록을 하게 되면 미국 전역에 대한 우선권을 확보하게 됩니다. 상표가 등록되면 혹 자신의 상품이나 서비스가 미국 전 지역에 도달하지 못하더라도, 연방 등록이라는 법적 장치를 통해 미국 전 지역에서 해당 상표를 사용한 것과 마찬가지가 됩니다.

따라서, 주 경계가 큰 의미가 없어진 오늘날의 현실에서 연방 상표 등록은 거의 모든 비즈니스에게 필수겠죠.

이 우선권은 물론 상표를 등록 시 명시한 제품/서비스 품목에 한정됩니다. 일단 국제분류 (international class) 라는 큰 분류가 존재하고, 상세분류 (goods/service identifications)가 또 존재하는데요.

국제분류의 경우 2개 이상의 분류에 등록하려면 분류 마다 개별 출원한 것과 동일하게 취급되므로 관납비도 해당 갯수만큼 늘어나게 됩니다. 물론 관납비를 납부하더라도 해당 분류에 제품/서비스가 없으면 등록 요건을 만족하지 못합니다.

참고로, 하나의 국제분류에 상세분류는 제한 없이 추가할 수 있지만, 상세분류에 사용하고 있지 않은 제품/서비스를 추가해서는 안됩니다.

상표권의 확정은 어떻게?

이미 언급한 바와 같이, 상표의 등록이 무조건적인 우선권을 의미하지는 않습니다.

하지만, 상표 등록에 의존해 지속적으로 브랜드 이미지와 가치에 투자를 한 업체가 이후 등록 없이 사용하고 있던 업체에 의하여 손해를 봐서는 안되겠죠.

이러한 이유로 상표 등록 후 5년이 지나면 상표권을 더 공고히 할 수 있는 제도가 존재합니다. 처음으로 상표권 등록을 연장할 때, 지난 5년간 아무도 자신의 상표에 대해 이의를 제기하는 등의 경우가 발생하지 않았음을 확인하는 서면을 제출하면 불가쟁력(incontestability)이 발생하죠.

이렇게 되면 제3자는 해당 상표 등록에 대해 무효나 취소를 주장할 수 없는데요. 물론 상표 등록권자가 허위로 서면을 제출했다면, 이러한 불가쟁력도 무효가 될 수 있습니다.

결론적으로,

상표의 등록이 무조건적인 우선권을 의미하지는 않지만, 상표 등록보다 우선하는 권리는 매우 제한적이기 마련입니다. 예를 들어, 일리노이 매툰시의 버거킹의 우선권은 매툰 시와 인접 마을로 한정된 바 있습니다. 따라서, 장사가 잘 되서 2호점을 내더라도 같은 동네에서만 낼 수 있겠죠.

따라서, 아직 제품의 판매나 서비스 제공을 시작하지 않은 경우에는 누구도 사용하고 있지 않은 상표를 선정하여 선출원(ITU)을 고려하시기 바랍니다.

이미 상표를 사용 중이라면 즉시 상표 출원을 진행하시는 것이 좋습니다. 이미 사용 중인 상표이므로 상표 등록 가능 여부를 알아보는 것은 시간과 비용 낭비일 수 있고, 이미 판매 중인 제품/서비스가 명확하게 존재하므로 국제분류나 상세분류 선택도 간단합니다.

따라서, 어느정도 공문서 작성에 자신이 있는 분은 직접 출원하셔도 무리가 없고, 변호사를 통해서 진행하실 때도 현재 사용현황만 정확하고 자세히 공유하신다면, 변호사로써는 서류 준비만 하면 되므로 매우 저렴한 비용으로 진행이 가능합니다.

마지막으로 이미 사용중인 상표가 다른 업체에 의해서도 사용되고 있거나, 사용하려는 상표를 이미 사용하고 있는 업체가 존재하는 경우 입니다. 이 때는 성급하게 출원을 시도하시거나 상표권을 포기하시기 전에 무료 상담을 받아 보시기 바랍니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사