Disclaimer 를 간단히 정의하면, “상표의 일부에 대한 권리 포기” 라고 생각하시면 됩니다.
이런 disclaimer 가 필요한 이유는 상표는 구입코자 하는 상품이 어떤 제품인지 알려주는 역할이 아니라, 어디의 제품인지 알려주는 역할을 해야하기 때문입니다.
예를 들어, 누군가가 “탁상 시계”를 탁상 시계의 상표로 등록해 사용한다면, 다른 탁상 시계 제조/판매자들에게 곤란한 일이 발생하겠죠.
따라서, 제품의 종류나 특징을 설명하는 문구나 일반적인 명칭은 항상 disclaim 되어야 합니다. 그외 기호(symbol)나 지역명 등 단순히 정보를 제공하는 문구가 disclaim 되어야 하는데, 그 목록은 How to satisfy a disclaimer requirement | USPTO 에서 확인하실 수 있습니다.
상표 심사 시
출원인이 필요한 disclaimer 를 포함시키지 않을 경우, 심사관은 상표의 등록을 일단 거절하게 됩니다. 1차 거절 (non-final action) 이 되면, 심사관이 이러저러한 disclaimer 가 필요하다는 설명과 함께 disclaimer 를 추가하는 방법을 안내해 주므로, 해당 안내에 따라 disclaimer 를 추가해 쉽게 극복할 수 있습니다.
다만, 아무래도 추가 심사 진행에 따른 지연이 발생합니다. 이를 방지하기 위해서는 출원 시 disclaimer 를 꼭 포함시키는 것이 좋습니다.
행여 불필요한 disclaimer 를 포함시키더라도,
심사관은 불필요한 disclaimer 를 철회할 기회를 주어야 합니다.
TMEP 1213.01(c)
따라서, 쓸데없이 disclaimer 를 추가하는 것 아닌가 하고 걱정하실 필요는 없습니다.
상표의 권리범위
Disclaimer 는 이후 상표의 사용과 상표권의 행사와 관련해 중요할 수 있습니다.
예를 들어, Buffalo Paradise™ 라는 이름을 “채식주의 레스토랑”과 “버팔로 윙 레스토랑”에 사용했을 경우를 각각 가정해 보겠습니다.
치킨 윙 전문점 Buffalo Paradise®
먼저 치킨 윙 전문점의 경우에는 Buffalo Wing 이라는 윙 요리가 존재하기 때문에 buffalo 를 disclaim 해야 할 수 있습니다.
이런 경우, buffalo 에 대한 권리는 없다 보니, Buffalo Heaven™ 라는 경쟁 업체가 생겼다 가정하면, 이 두 업체의 명칭 차이는 실제로는 Paradise 와 Heaven 의 차이가 됩니다.
물론 어느정도 의미가 유사할 수는 있지만, Buffalo 를 떼어 놓고 생각해 보면 Paradise 와 Heaven 을 같은 이름으로 혼동할 소비자는 없어 보이죠.
따라서, Buffalo Paradise® 는 Buffalo Heaven™ 이라는 윙 가게에 대해 이렇다한 법적 조치를 취할 수 없게됩니다.
채식주의 레스토랑 Buffalo Paradise®
이 경우, buffalo 는 고기의 종류가 될 수도 없고, 음식의 설명이 될 수도 없으므로 disclaimer 없이 등록 될 수 있겠죠.
따라서, Buffalo Heaven™ 이라는 경쟁 업체가 문을 열면, buffalo 라는 인상이 강한 첫 단어가 완전히 똑같고 Paradise 와 Heaven 의 의미 또한 유사하므로, 두 가게가 같은 체인의 레스토랑 혹은 분점 정도로 생각해 가게를 찾는 손님이 생길 수 있습니다.
이 경우, Buffalo Paradise® 레스토랑에서 Buffalo Heaven™ 이라는 경쟁 업체의 영업을 금지할 수 있습니다.
끝으로
Disclaimer 가 있는 경우에도 Buffalo 를 다른 단어 및 상품과 연계해 (예: Buffalo Playground® 라는 키즈카페) 사용해 나가다 보면 소비자들에게 Buffalo 를 고유한 식별자로 인식시킬 수 있습니다.
이런 방식으로 생겨난 인식을 “acquired distinctiveness” 라 하고, 이것이 인정되면 disclaimer 된 부분에 대한 권리를 후천적으로 취득할 수 있지만, 이미 등록된 Buffalo Paradise® 에서 disclaimer 취소하기는 어렵습니다.
따라서, 애초 상표를 정할 때부터 제공하고자 하는 제품/서비스의 종류 및 일반적인 소비자 인식을 충분히 고려하여 Disclaimer 가 필요한 (즉, 권리를 주장하기 어려운) 단어는 피하시는 것이 가장 현명한 방법일 수 있습니다.