미국 특허법의 Obviousness 는 한국 특허법의 “진보성”과 유사합니다.
Office Action (여기서는 특허 등록에 대한 거절 통지를 말합니다) 없이 한번에 특허가 등록되는 경우는 사실 드물죠. 사실 거절 없이 단번에 등록되면 특허의 권리 범위를 결정하는 Claims (청구항) 을 너무 좁게 작성하지는 않았는지 의문이 들기 마련입니다.
보통 특허 출원 시, 청구항의 범위를 최대한 넓게 잡으려고 노력합니다.
청구항의 범위가 곧 특허권리의 범위를 규정하고, 특허권리의 범위가 좁으면 이후에 특허권을 행사할 때 어려움이 따르기 때문이죠.
한 예를 통해 살펴 보겠습니다.
[an excerpt from US8143982B1, bold added]
1. An accessory unit, comprising:
a hinge span, the hinge span including a first magnetic element suitable for magnetic attachment to a host unit having a display; and
a flap portion pivotally connected to the hinge span, the flap portion comprising:
a plurality of segments all but one of which are substantially the same size and wherein one segment is wider than the other segments, wherein each segment includes a pocket that is about the same size as the corresponding segment,
a rigid insert incorporated into each pocket, the rigid insert providing support for the associated segment, and
a folding region between each of the segments arranged to allow the plurality of segments to fold with respect to each other, wherein a first segment is located at a first end of the flap at the hinge span and includes a magnetically attractable element and wherein a second segment is located at a second end of the flap opposite the first end and includes a plurality of magnets, wherein in a first folded configuration the flap portion forms a triangular structure when the first and second segments are folded one atop the other such that at least one of the magnets in the second segment magnetically attract the magnetically attractable element in the first segment, wherein the first and second segments that are folded one atop the other and magnetically attached to each other form one side of the triangular structure that is about equal in width to a second side of the triangular structure each of which is narrower than a third side of the triangular structure.
[end of claim 1]
청구항 읽는 법
위에 제가 굵은 글씨로 표시한 부분이 5군데 있죠. 이 중 첫번째 2개가 주 구성요소, 다음의 3개는 두번째 주 구성요소의 세부 구성요소라고 보시면 됩니다.
영문법에 익숙하지 않으시면 조금 구분이 어려울 수도 있지만, 자세히 살펴보시면
발명품 comprising:
주 구성요소 1; and
주 구성요소 2 comprising:
세부 구성요소 1,
세부 구성요소 2, and
세부 구성요소 3.
으로 되어 있음을 알 수 있습니다. (쉼표와 세미콜른, “and ” 등에 유의하여 보시면 됩니다.)
참고로, 애플 사의 아이패드 용 스마트커버 에 대한 특허 입니다.
자세히 살펴 볼까요?
첫번째 주 구성요소인 A hinge span 은 세부적으로는 화면이 있는 본체에 자성으로 부착하기 위한 자성 요소를 포함한다고 되어 있죠. 여기서 “~하기 위한” 이라는 뜻으로 “means for”라는 말을 사용했는데, 이건 특허법에서는 자주 쓰는 표현이고, 청구항보다 앞 쪽에 위치하는 발명에 대한 상세설명에 포함된 모든 수단과 방법을 망라하기 위해 쓰는 표현이라고 생각하시면 됩니다.
여기서 왜 쉽게 태블릿 PC이나 심지어 iPad 라고 하지 않고, “화면이 있는 본체”라고 했을까요? 왜 자석이라고 하지 않고 “자성 요소”라고 했을 까요? 만약 iPad라고 했다면, 갤럭시 탭에 부착하기 위한 자성 요소는 청구항의 범위에 포함이 되지 않기 때문입니다.
그렇다면 아예 “자성”도 빼버리고 “본체에 부착하기 위한 요소” 라고 하면 어떨까요? 심사 기록을 살펴보지 않아서 모르겠지만, 어쩌면 최초 출원 시에는 그렇게 청구항을 썼을 지도 모릅니다. 그리고 Office Action 을 통해서 보정을 했을 수 있겠죠.
다음으로 두번째 주 구성요소인 flap portion 에 대해 살펴보겠습니다.
이 부분은 세부 구성요소를 포함 아주 길게 청구되어 있는데요. 세부 구성요소를 하나씩 잘 분석해 보면 결국 접어서 스탠드로 만들 수 있도록 하기 위한 장치임을 알 수 있습니다.
헌데 접어서 스탠드가 되는 커버는 애플의 발명이 아닙니다. 이미 Incase Designs Corp. (“인케이스”) 사 에서 출원한 발명인데요. 그렇다면 인케이스 사의 특허도 살펴봐야겠죠?
1. A cover for an electronic device comprising:
a rectangular front cover comprising first, second, and third panels between a first edge and second edge of the front cover, wherein the first panel is closer to the second edge than the second and third panels, the second panel is between the first and third panels, and the third panel is adjacent the second panel,
between the first and second panels is a first hinge, and
between the second and third panels is a second hinge;
a back cover, coupled to the front cover, which will retain the electronic device in the case; and
[여기가 1번 청구항의 끝은 아니지만 여기까지만 살펴 보겠습니다.]
참고로, 청구항은 한 특허 출원서에 2개 이상 존재할 수 있는데 통상 첫번째 청구항이 가장 대표적이고 포괄적이기 때문에 여기서는 1번 청구항만 살펴보고 있습니다.
꼭 자세히 살펴보지 않아도 여러 조각으로 나누어져 있고 접을 수 있다는 점이 이미 인케이스 사의 특허에 설명되어 있음을 알 수 있습니다. 그렇다면 애플 사에서 기존 제품보다 “진보”한 점을 꼽으로면 “자성” 을 빼놓을 수 없습니다.애플의 청구항에 “자성”이 등장한 이유가 여기 있네요.
물론, 그게 끝은 아닙니다.
예를 들어, 인케이스 사의 청구항에는 back cover 라는 주 구성요소가 존재합니다. 사실 인케이스 사는 front cover 와 back cover 두가지를 최상위의 구성요소로 발명을 묘사하고 있죠.
아까 애플 사의 스마트 커버에는 back cover가 없었음을 기억하시나요? 사실 용어가 달라서 헷갈리실 수 도 있지만 애플 사의 flap portion 은 인케이스 의 front cover 에 해당합니다.
인케이스에서 back cover가 없는 디자인이 가능했음을 알았다면, back cover 를 굳이 청구항에 쓰지 않았겠죠. 그랬다면 애플이 “진보”한 점은 겨우 자성을 이용했다는 점 밖에 남지 않습니다. 그랬다면 자성을 추가한 것이 특허를 받을만큼 진보한 것인지가 이슈가 됬겠죠.
이와 같이 청구항에 구성요소가 늘어나면 늘어날 수록 권리 범위는 좁아지게 됩니다. 일례로, 특허권 행사를 위한 수단인 특허 소송에서 피고의 특허 침해 행위를 증명하려면, 피고의 제품에 청구항의 모든 요소가 포함되어 있다는 것을 증명해야 합니다.
특허 출원 후 Office Action 을 받으셨다면,
obviousness (35 U.S.C. 103) 에 근거한 거절 사유가 포함되어 있을 가능성이 매우 큽니다. 가장 일반적인 거절 사유이기도 하고, 위에서 설명하고 있는 기본적인 청구항에 이해 없이는 극복하기 어려운 거절사유 이기도 합니다.
위의 내용에 대한 이해를 토대로 심사관에게 어떤 설명을 더 하고, 어떻게 청구항을 바꾸어 쓰면 거절 사유를 극복할 수 있을지 생각해 보시면 좋겠습니다.