특허 출원 자격

누가, 언제, 어떻게 미국 특허를 출원할 수 있을까?

먼저, “누가”에 대한 답은 단순합니다.

회사이든 개인이든 상관 없이, 또한 국적과 상관 없이 법적으로 인격을 가진 누구나 “출원” 할 수 있습니다.

물론 “발명자”는 회사일 수 없겠죠? 미국 특허법은 “발명인”와 “출원인”을 구분하고 있고, 실제 발명에 대한 권리는 출원인에게 돌아갑니다. 하지만 당연히 발명인의 동의가 필요하겠죠?

참고로, 발명자가 여럿일 경우, 특허 출원 시 발명에 참여한 모든 사람의 동의가 필요하다는 점 꼭 기억하시기 바랍니다.

“언제” 출원 할 수 있을까?

미국 외 국가에서 이미 특허를 출원하셨다면 PCT 라는 것 들어보셨을 겁니다. PCT의 경우 1건의 국제출원을 통해 모든 국가에서의 우선권 날짜(출원 날짜)를 확보할 수 있는데요.

이와 상관 없이 어느 나라에서든 특허를 출원하셨다면, 일반적으로 출원일로부터 1년 안에 미국에 특허를 출원하셔야 합니다.

별개로 발명에 대한 내용을 공개 (논문, 출판, 광고 등을 통해) 하셨다면, 마찬가지로 1년 이라는 유예 기간 안에 반드시 출원하셔야 “신규성” 이라는 특허법의 요건을 만족할 수 있습니다.

부연설명 드리자면, 특허는 “새로운 것”에 대해 발급하는 권리인데 본인이든 타인이든 먼저 대중에 공개해 버리면 “새로운 것”이 아니게 되어, 특허를 받을 수 없게 됩니다. 허나 “본인”이 공개한 경우 1년이라는 유예기간을 주는 것이죠.

“어떻게” 출원하면 되나?

특허 제도는 나라 별로 대동소이 합니다. 결국 한국에서 이미 출원하셨다면 이를 번역하여 미국에서 출원할 수 있고, 그 반대도 마찬가지로 성립합니다. 물론 세부적인 부분은 아래에서 소개해 드릴 출원 요건에 맞추어야 겠죠.

미국에 첫 출원이신 경우에는 미국 변리사 (patent agent) 혹은 특허 변호사 (patent attorney) 를 통해 출원 서류를 준비하시는 편이 좋습니다. 특허 출원 서류의 경우 발명 그리고 그 관련 기술 등에 대한 상세한 정보를 포함해야 하기 때문에, 비전문가가 그 요건을 만족시키기 위해서는 상당한 시간을 들이셔야 합니다. 물론, 앞으로 많은 특허를 낼 필요가 있고, 시간과 노력을 들일 가치가 있다고 판단되시면 미특허청의 출원 가이드 (Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide | USPTO) 만 잘 확인하시면 출원 요건을 충분히 만족 가능합니다.

추가로, 출원 후 특허가 한번에 발급되는 경우는 거의 없기 때문에, Office Action 이라는 절차를 통해 1차 거절을 하게 되는데요. 이때는 미 특허청의 특허 심사 지침서 (Manual of Patent Examining Procedure (uspto.gov)) 가 좋은 참고가 됩니다. 1차 거절은 결코 특허를 못 받게 됐다는 의미는 아니고, 심지어 2차 최종 거절되더라도 얼마든지 심사를 연장해 갈 수 있습니다. 말은 “최종”이지만 결국은 한번 낸 수수료로는 2번까지만 심사해 주겠다는 의미가 강하죠.

미특허청은 출원인들이 납부하는 정부수수료(관납비)로 100% 운영되는 정부기관이므로, 개인이나 외국인이 출원했다고 차별하는 경우는 없습니다. 따라서, 심사관이든 고객지원 센터이든 필요한 서류나 절차, 방식에 대해 질문하면 친절히 답변해 주는 편입니다. 물론 전략적인 부분은 알려주지 않겠지만, 전화/서면을 통해 끈기있게 대응하면 발명인이 직접 특허 취득하는 것이 결코 불가능하지 않습니다.

글쓴이 Young Jeon, Esq.

시카고-켄트 로스쿨 법학박사; 연세대학교 생명공학 학사; 미국 조지아 & 일리노이 주 변호사; USPTO 등록 특허변호사

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